1、中国(深圳)知识产权保护中心 1 目录目录 前言前言.1 第一部分第一部分 专利专利.3 第一章第一章 美国专利无效案例美国专利无效案例.4 适格性.6 1.1 Alice Corporation Pty.Ltd.v.CLS Bank Intern.,573 US 208-Supreme Court 2014.6 1.2 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00050-PTAB.10 1.3 Avepoint,Inc.v.Onetrust,LLC,PGR 2018-00056-PTAB.13 1.4 TIZ Inc.d/b/a PROVI v.Jason K.Sm

2、ith,CBM2020-00029-PTAB.16 1.5 Unwired Planet,LLC v.Google Inc.,841 F.3d 1376-Court of Appeals,Federal Circuit 2016.19 1.6 ENFISH,LLC v.Microsoft Corp.,822 F.3d 1327-Court of Appeals,Federal Circuit 2016.22 新颖性.24 1.7 Ex parte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino,-PTAB,.24 1.8 Albany I

3、nternational Corp.v.Kimberly-Clark Worldwide,Inc.,PGR 2021-00019-PTAB,.27 1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.v.Qinetiq Limited,PGR2023-00003-PTAB,.29 1.10 Incept LLC v.Palette Life Sciences,Inc.,Court of Appeals,Federal Circuit 2023.31 1.11 Junker v.Medical Components,Inc.,25 F

4、.4th 1027-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.34 非显而易见性.36 1.12 KSR Intern.Co.v.Teleflex Inc.,550 US 398-Supreme Court 2007.36 1.13 Mylan Pharmaceuticals Inc.v.Nissan Chemical Industries,Ltd.,IPR 2015-01069-PTAB.40 1.14 Carefusion Corporation v.Baxter International,Inc.,IPR2016-01460-PTAB.42 1.15

5、Southwire Co.v.Cerro Wire LLC,870 F.3d 1306-Court of Appeals,Federal Circuit 2017.44 1.16 GMG Products LLC v.Traeger Pellet Grills LLC,PGR2019-00034-PTAB.47 1.17 Google Inc.v.At Home Bondholders Liquidating Trust,IPR2015-00657-PTAB.49 1.18 FCA US LLC v.Signal IP,Inc.,IPR2015-01118-PTAB.51 1.19 Cellt

6、rion,Inc.v.Genentech,Inc.,IPR2017-01374-PTAB.53 1.20 Google LLC v.IPA Technologies Inc.,34 F.4th 1081-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.55 1.21 Ex parte Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck,-PTAB,.58 可实施性.60 1.22

7、Grnenthal Gmbh v.Antecip Bioventures II LLC,PGR2018-00001-PTAB.60 书面描述要求.63 1.23 Ariad Pharmaceuticals,Inc.v.Eli Lilly and Co.,598 F.3d 1336-Court of Appeals,Federal Circuit 2010.63 中国(深圳)知识产权保护中心 2 1.24 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00060-PTAB,.66 1.25 Ex parte Jeffrey Armitstead,-PTA

8、B,.68 1.26 Amgen Inc.v.Sanofi,Supreme Court 2023.70 确定性.73 1.27 Nautilus,Inc.v.Biosig Instruments,Inc.,572 US 898-Supreme Court 2014.73 1.28 BASF Corporation v.Ingevity South Carolina,LLC,PGR2020-00037-PTAB,.76 1.29 Samsung Electronics America v.Prisua Engineering,948 F.3d 1342-Court of Appeals,Fede

9、ral Circuit 2020.78 1.30 Grace Instrument Indus.v.Chandler Instruments,57 F.4th 1001-Court of Appeals,Federal Circuit 2023.81 权利要求解释.83 1.31 Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,and Twitter,Inc.v.Software Rights Archive,LLC,IPR 2013-00478-PTAB.83 1.32 Vtech Communications,Inc.,and Uniden America Corporation

10、 v.SHPERIX Incorporated,IPR2014-01431-PTAB.86 1.33 Teva Pharmaceuticals USA v.Sandoz,Inc.,574 US 318-Supreme Court 2015.88 1.34 Samsung Electronics Co.,Ltd.and Google LLC v.Iron Oak Technologies,LLC,IPR2018-01552-PTAB.91 1.35 Sport Dimension,Inc.v.Coleman Co.,Inc.,820 F.3d 1316-Court of Appeals,Fede

11、ral Circuit 2016.93 禁止重复授权.96 1.36 In Re Cellect,LLC,Court of Appeals,Federal Circuit 2023.96 遗漏、错误指定发明人.100 1.37 Egenera,Inc.v.Cisco Systems,Inc.,972 F.3d 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2020.100 适格请求人.103 1.38 Return Mail,Inc.v.US Postal Service,139 S.Ct.1853-Supreme Court 2019.103 1.39 Boze

12、man Fin.v.Federal Reserve Bank of Atlanta,955 F.3d 971-Court of Appeals,Federal Circuit 2020.106 IPR 程序启动.108 1.40 Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,Hp Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.v.Mobile Telecommunication

13、s Technologies,LLC,IPR 2017-00642-PTAB.108 1.41 Lower Drug Prices for Consumers,LLC v.Forest Laboratories Holdings Limited,IPR2016-00379-PTAB.112 1.42 Apple,Inc.v.Achates Reference Publishing,Inc.,IPR201300081-PTAB.115 1.43 Universal Remote Control,Inc.v.Universal Electronics Inc.,IPR2014-01106-PTAB

14、.118 1.44 LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network Services Inc.v.Straight Path Ip Group,Inc.,IPR2015-01397-PTAB.120 1.45 Apple Inc.v.Mullen Industries LLC,IPR2023-00149-PTAB.123 1.46 Cuozzo Speed Technolog

15、ies,LLC v.Lee,136 S.Ct.2131-Supreme Court 2016.125 1.47 Thryv,Inc.v.Click-To-Call Technologies,LP,140 S.Ct.1367-Supreme Court 2020.128 1.48 Ethicon Endo-Surgery,Inc.v.Covidien LP,812 F.3d 1023-Court of Appeals,Federal 中国(深圳)知识产权保护中心 3 Circuit 2016.131 1.49 SAS Institute Inc.v.Iancu,138 S.Ct.1348-Sup

16、reme Court 2018.134 IPR 程序证据问题.136 1.50 Nissan North America,Inc.v.Joao Control&Monitoring Systems,LLC,IPR 2015-01585 PTAB.136 1.51 Medtronic,Inc.v.Barry,891 F.3d 1368-Court of Appeals,Federal Circuit 2018.138 1.52 TCL Corporation,TCL Communication Technology Holdings,Ltd.,TCT Mobile Limited,TCT Mob

17、ile Inc.,and TCT Mobile（US），Inc.v.Telefonaktiebolaget LM Ericsson,IPR2015-01584-PTAB.141 1.53 Qualcomm Inc.v.Apple Inc.,24 F.4th 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.144 IPR 程序中修改专利.146 1.54 Aqua Products,Inc.v.Matal,872 F.3d 1290-Court of Appeals,Federal Circuit 2017.146 IPR 程序合宪性问题.149 1.55

18、Oil States Energy v.Greenes Energy Group,138 S.Ct.1365-Supreme Court 2018.149 PGR 程序启动.152 1.56 DavidS Bridal,Inc.v.Jenny Yoo Collection,Inc.,PGR2016-00041-PTAB.152 1.57 Shieldmark,Inc.v.Clifford A.Lowe,PGR2019-00058-PTAB,.155 1.58 Daiichi Sankyo,Inc.and Astrazeneca Pharmaceuticals,LP v.Seagen Inc.,

19、PGR2021-00042-PTAB,.157 1.59 Sattler Tech Corp v.Humancentric Ventures,LLC,PGR2019-00030-PTAB.160 专利商标局局长对 PTAB 裁决的审查.162 1.60 Apple Inc.v.Zipit Wireless,Inc.,IPR2021-01125-PTAB.162 ITC 审理案件.165 1.61 US Synthetic Corporation v.Fujian Wanlong Superhard Material Technology Co.,Ltd.et al.,337-TA-1236.1

20、65 1.62 VideoLabs,Inc.v.Acer Inc.BF et al.,337-TA-1323.169 1.63 Toshiba Corporation v.Wistron InfoComm(Texas)Corporation et al.,337-TA-705.171 1.64 Ricoh Company,Ltd.v.Oki Data Corporation et al.,337-TA-690.173 1.65 AutoStore Technology AS v.Ocado Group Plc,337-TA-1228.176 第二章第二章 欧洲专利无效案例欧洲专利无效案例.17

21、8 可专利的主题.179 2.1 T 0026/86(X-ray apparatus)21-05-1987.179 2.2 T 1798/08 21-08-2012.182 2.3 T 1096/19 19-09-2022.185 新颖性.188 2.4 T 0184/17 23-10-2019.188 2.5 T 1201/14(Transfer of right of priority)09-02-2017.192 2.6 T 1050/12(Treatment of stress urinary incontinence/University of Pittsburgh)22-01-20

22、18.195 2.7 BGH,14.08.2012-X ZR 3/10.198 2.8 Icescape Ltd v Ice-World International BV 2017 EWHC 42(Pat).201 创造性.204 2.9 T 2057/12 09-05-2018.204 2.10 T 0487/16 30-04-2020.208 中国(深圳)知识产权保护中心 4 2.11 T 0184/17 23-10-2019.211 2.12 Actavis Group PTC EHF v ICOS Corp 2019 UKSC 15.214 2.13 Sandoz Ltd v Bris

23、tol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Co 2022 EWHC 822216 工业实用性.218 2.14 T 1109/10(Hydroxylases/LEXICON)13-03-2014.218 清楚明确.221 2.15 T 0624/17 19-05-2021.221 2.16 BGH,27.10.2015-X ZR 11/13.224 充分公开.226 2.17 T 1282/04(Concrete accelerator)11-07-2005.226 2.18 Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kyma

24、b Ltd 2020 UKSC 27.229 异议的可受理性.232 2.19 T 1937/10 20-11-2013.232 上诉中异议人撤销异议.234 2.20 T 0289/16 18-06-2020.234 第三章第三章 日本专利无效案例日本专利无效案例.237 新颖性.238 3.1 P/J3.238 3.2 P/J3.241 创造性.243 3.3 P/J3.243 工业实用性.246 3.4 P/J3.246 清楚充分.249 3.5 JP,.249 修改超范围.25

25、2 3.6 JP,.252 分案申请.255 3.7 JP,.255 第四章第四章 韩国专利无效案例韩国专利无效案例.258 新颖性.259 4.1 Judgment 2021Hu10732，2022.1.13.259 创造性.262 4.2 Judgment 2005Hu3284,2007.9.6,.262 4.3 Judgment 2008Hu4998,2010.8.19,.265 4.4 Judgment 2017Hu1298,2021.12.30,.268 4.5 Judgment 2010Heo9170,2011.9.28,.271 4.6

26、 Judgment 2012Heo290,2013.1.10,.273 工业上可用的发明.276 4.7 Judgment 2009Heo9655,2010.8.13,.276 修改超范围.279 4.8 Judgment 2012Hu3404,2014.2.27,.279 第二部分第二部分 商标商标.282 第五章第五章 美国商标无效案例美国商标无效案例.283 中国(深圳)知识产权保护中心 5 显著性.284 5.1 Baroness Small Estates,Inc.v.American Wine Trade,Inc.,Cancellation No.92051369-TTAB.284

27、 5.2 Christian Louboutin v.Yves Saint Laurent America,696 F.3d 206-Court of Appeals,2nd Circuit 2012.287 5.3 Nola Spice Designs,LLC v.Haydel Enterprises,783 F.3d 527-Court of Appeals,5th Circuit 2015.289 商标使用.292 5.4 Hole In 1 Drinks,Inc.v.Michael Lajtay,Cancellation No.92065860-TTAB.292 5.5 Phat Sc

28、ooters,Inc.v.Fatbear Scooters,LLC,Isaac Ashkenazie and Isaac D.Ashkenazie d/b/a Fatbear Scooters,Cancellation No.92078878-TTAB.295 5.6 Social Technologies LLC v.Apple Inc.,4 F.4th 811-Court of Appeals,9th Circuit 2021.297 虚假暗示联系.300 5.7 Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy v.TJX Companies,

29、Inc.,Cancellation No.92044369-TTAB.300 商标放弃.303 5.8 TV Azteca,S.A.B.de C.V.v.Jeffrey E.Martin,Cancellation No.92068042-TTAB.303 以欺诈方式获得.306 5.9 Chutter,Inc.v.Great Management Group,LLC,Opposition No.91223018 and Chutter,Inc.v.Great Concepts,LLC,Cancellation No.92061951-TTAB.306 包含特定个人姓名.309 5.10 Che

30、ster L.Krause v.Krause Publications,Inc.,Cancellation No.92041171-TTAB.309 请求人资格.312 5.11 Meenaxi Enterprise,Inc.v.Coca-Cola Co.,38 F.4th 1067-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.312 混淆可能性.315 5.12 TPI Holdings,Inc.v.TrailerT,LLC and Trailer Central LLC,Cancellation No.92064976-TTAB.315 商业外观.319 5

31、.13 McAirlaids,Inc.v.Kimberly-Clark Corp.,756 F.3d 307-Court of Appeals,4th Circuit 2014.319 既判力.322 5.14 Flame&Wax,Inc.v.Laguna Candles,LLC,Cancellation No.92072343-TTAB.322 5.15 B&B Hardware v.Hargis Industries,575 US 138-Supreme Court 2015.325 第六章第六章 欧洲商标无效案例欧洲商标无效案例.328 显著性.329 6.1 C-49266-Easte

32、rn Trading Institutions BV v Mateusz Dela.329 6.2 C-124/18 P-Red Bull v EUIPO.332 6.3 C-30/15 P-Simba Toys v EUIPO.335 具有欺骗性的商标.338 6.4 C-488/16 P-Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise v EUIPO.338 恶意申请.341 6.5 C-104/18 P-Koton Maazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO.341 中国(深圳)知识产权保护中心 6

33、连续五年未使用.344 6.6 R 543/2019-4-McDonalds International Property Company,Ltd.v Supermacs（Holdings）Ltd.344 6.7 C-223/18 P-Deichmann v EUIPO.347 商标淡化.350 6.8 R 1511/2020-1 Topus v Xerox Corporation.350 第七章第七章 日本商标无效案例日本商标无效案例.353 连续三年未使用.354 7.1 T2004-30952/J2.354 违背公序良俗.356 7.2 T/J3.356 商标相同或

34、近似.359 7.3 JP,.359 显著性.362 7.4 JP,.362 第八章第八章 韩国商标无效案例韩国商标无效案例.365 商标近似.366 8.1 Judgment 2021Heo2694,2022.4.20.366 误导消费者产品质量.369 8.2 Judgment 2021Heo4003,2021.11.4.369 连续三年未使用.372 8.3 Judgment 2022Heo3106,2022.12.1.372 中国(深圳)知识产权保护中心 1 前言前言 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、运筹帷幄，对知识产权战

35、略实施作出重大决策部署，采取一系列措施，推进我国知识产权事业发展。知识产权“十三五”“十四五”规划连续两次被列入国家专项规划；重新组建国家知识产权局，探索并设立知识产权法院，完善知识产权管理体制与法律法规；制定知识产权强国建设纲要（20212035 年），描绘我国知识产权事业发展的宏伟蓝图等。我国知识产权事业发展已取得显著成效，走出了一条中国特色知识产权发展之路。进入新发展阶段，推动高质量发展是保持经济持续健康发展的必然要求，创新是引领发展的第一动力，知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。知识产权的做大做强离不开统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。随着经济的发展，越

36、来越多的本土企业开始走出国门并与海外市场接轨，特别是在深圳这片鼓励创新、鼓励良性竞争的沃土上。而海外市场上，知识产权领域的竞争早已白热化，一些发达国家以及大型跨国公司利用知识产权优势地位，以保护知识产权为名义垄断市场的案例屡见不鲜。一个本土企业要想更大规模地参与国际的竞争、获得更多的市场份额，就必须更多更好地运用知识产权。随着我国经济的快速发展，我国与海外市场接轨的本土企业越来越多，本土企业也逐渐成了被海外市场竞争对手重点打压的对象，面临着越来越多知识产权领域的竞争，如诉讼、销售禁令、专利商标无效等。因此，了解各国法律体系对于本土企业积极应对海外市场的机遇和挑战是必要的。我国企业在海外市场，尤

37、其是欧美日韩的知识产权竞争中，长期处于不利地位。首先，是由于我国知识产权起步较晚，整体环境和氛围导致我国企业对于国内外的知识产权布局也较晚，并且普遍缺乏对知识产权风险的足够认识；其次，我国企业缺乏海外尤其是欧美日韩的知识产权诉讼应对经验，并且存在着由于语言、法律、文化等方面的差异造成了知识产权的相关信息不对称；最后，则是在应对国际诉讼时往往需要本土企业承担巨大成本。为了提升我国企业在海外市场的竞争力，在面临海外知识产权竞争时，通过专利无效和商标无效、撤销等手段，从根源上破坏竞争对手的优势地位，消除或减少海外市场中的知识产权障碍，是一个重要手段，可以有效解决知识产权纠纷，维护企业自身的合法权益。

38、因此，中国(深圳)知识产权保护中心 2 我国企业迫切地需要欧美日韩专利商标无效实务指引来协助他们加深对海外知识产权体系的认识和了解，打破国际知识产权法律信息不对称，进而提高在欧美日韩市场的竞争力。本报告以案例评析方式进行汇总，并分为两个部分，八个章节。专利部分共包含 100 个案例，商标部分共包含 30 个案例，对欧、美、日、韩的专利、商标无效案例进行分析，最后从中总结出对企业在进军这些国外市场时的启示和作用。每个案例一般包括如下部分：1.案件事实；2.法律分析；3.判决结果；4.典型意义。本报告力求能够展现各国专利、商标无效体系的特点，希望能为企业在进军海外市场时提供参考、指导和启迪。中国(

39、深圳)知识产权保护中心 3 第一部分第一部分 专利专利中国(深圳)知识产权保护中心 4 第一章第一章 美国专利无效案例美国专利无效案例 目前，美国专利无效大体分为以下三种途径：1.PTAB 途径。美国发明法（Leahy-Smith America Invents Act，简称 AIA）规定了三种无效（复议）程序，由美国专利审查与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称 PTAB）审理并作出决定，分别是：（1）多方复审程序（Inter Partes Review，简称 IPR）：在专利授权或再颁后的 9 个月后，专利权人之外的利害关系人可以以新颖性和非显而易见

40、性为理由，依据其他专利或者公开出版物的现有技术提起该程序。一旦 IPR 被启动，PTAB通常会在最多不超过 18 个月的时间内作出决定。与传统的法院诉讼途径相比，IPR 通常成本较低。（2）授权后复审程序（Post-Grant Review，简称 PGR）：在专利授权或再颁后的 9 个月内，专利权人之外的利害关系人可以以任何专利无效理由提起该程序。一旦 PGR 被启动，PTAB 通常会在最多不超过 18 个月的时间内作出决定。与 IPR 相比，因为 PGR 通常涉及更复杂的专利无效挑战理由，其成本可能会更高。（3）涵盖商业方法复审（Covered Business Method Review，

41、简称 CBM）：该程序为过渡程序，现已终止。CBM 仅针对涉及商业方法的专利申请进行复审，限于金融产品或服务领域，申请人可以在与 PGR 相同的广泛理由上质疑专利权的有效性。2.联邦法院途径。专利权人在联邦地区法院起诉他人侵犯自己的专利权，时，被控侵权人可以进行专利无效抗辩，法院可以对专利的有效性作出判决，联邦地区法院的判决可以上诉至联邦巡回上诉法院。与 PTAB 途径相比，因为涉及更加详细复杂的诉讼程序和证据开示过程，联邦法院专利诉讼所需的时间更长，通常需要数年，其费用也因此更高。在专利无效的证明标准上，联邦法院适用要求更高的“清楚且确凿的证据（clear and convincing ev

42、idence）”标准，而 PTAB 适用相对较低的“优势证据（preponderance of the evidence）”标准。此外，联邦巡回上诉法院和美国最高法院的判决具有先例性，PTAB 在审理相关案例时需要遵循联邦巡回上诉法院和最高法院的先例。中国(深圳)知识产权保护中心 5 3.ITC 途径。专利权人为了禁止进口产品和进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施，可以向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，简称 ITC）申请发起 337 调查（Section 337 Investigation），337 调查中的被控侵权人可以向 ITC

43、请求判断主张权利的专利的有效性，ITC 可以做出专利是否有效的判断。虽然 ITC 通常可以考虑对专利有效性的挑战，但其主要关注的是确定争议当中是否有不正当竞争行为，例如侵权行为。与联邦法院途径相比，ITC 调查相对较快，通常持续 12 至 16 个月。在专利无效的证明标准上，ITC 也采用与联邦法院相同的“清楚且确凿的证据”标准。此外，ITC 授予的主要补救措施是禁止令（Exclusion Orders），以阻止侵权商品进入美国市场，ITC 通常不授予货币赔偿，这与联邦法院可以授予货币赔偿的情况也有所不同。在本章中，我们选取了近年来 PTAB、法院和 ITC 处理的涉及专利无效的案例，并以适格

44、性，新颖性，非显而易见性，可实施性，书面描述要求，确定性，权利要求解释，禁止重复授权，遗漏、错误指定发明人，适格请求人，IPR 程序启动、证据、权利要求修改、合宪性，PGR 程序启动，专利商标局局长对 PTAB裁决的审查等问题组织案例。本次重点选取经过 PTAB 审理的案例，需要指出的是，PTAB 的裁决并非最终裁决，争议双方可以通过向联邦巡回上诉法院提出上诉的方式来尝试推翻 PTAB 的裁决。因此，我们也选取了一些经过 PTAB 审理后被上诉至联邦巡回上诉法院甚至最高法院的案例。中国(深圳)知识产权保护中心 6 适格性适格性 在美国专利法中，适格性（Patent Eligibility）涉及

45、决定哪些主题是适于获得专利保护的。美国专利法 101 条规定：“任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利”。多年来，根据美国最高法院的几项重要判决，一些在法规中没有依据的客体都不具备专利适格性，例如自然法则、自然现象和抽象概念。近年来，在 Bilski、Mayo、Alice 等案件中，美国最高法院多次适用专利法101 条，并在 Alice 案中明确了一个判断适格性的方法，该方法基于 Mayo 案中总结出来的“二步法”，形成一个确定的判断框架，包括：步骤 1：判断该权利要求是否是一种方法、机器、产品或物质成

46、分。若不是，则该权利要求不具备可专利性。若是，则进行到步骤 2A。步骤 2A：判断该权利要求是否阐述或描述的是自然规律、自然现象或抽象概念。自然规律、自然现象和抽象概念统称为判定例外（judicial exception）。如果该权利要求没有描述这些判定例外，则该权利要求具备可专利性，否则进行到步骤 2B。步骤 2B：判断该权利要求是否具备显著多于自然规律、自然现象或抽象概念的元素或元素组合。如果答案是否定的，则该权利要求不具备可专利性。之后，在各级法院以及行政机关（PTAB、ITC）均使用该框架来判断专利权利要求的主题是否具有专利法 101 条规定的适格性，以下具体案例用来说明上述判断方法的

47、适用。1.1 Alice Corporation Pty.Ltd.v.CLS Bank Intern.,573 US 208-Supreme Court 2014 1.案件事实 上诉人（专利权人）：Alice Corporation Pty.Ltd.被上诉人：Cls Bank International 审理机构：美国最高法院 中国(深圳)知识产权保护中心 7 判决结果：涉案专利无效，维持原判 Alice Corporation Pty.Ltd.（Alice 公司）是一家澳大利亚公司，拥有479、510、720 和375 专利，这些专利涉及一种减轻结算风险的方案，即在约定的金融交易中只有一方会

48、履行其义务的风险。这些专利的权利要求中通过使用计算机系统作为第三方中介来促进两方之间的金融义务交换。CLS Bank International（CLS 银行）是一个经营着促进货币交易的跨国公司，其业务会涉及降低结算风险的需要。2007 年 5 月，CLS 银行起诉 Alice 公司，要求作出对涉案专利的不侵权和宣告无效的判决，Alice 公司提出反诉，指控 CLS 银行业务侵犯其专利权。2011 年联邦地区法院作出判决，认为涉案专利权利要求直接指向的是一种抽象概念，即“利用一个中立第三方来促进债务的同时交换，以使风险最小化”，因而不具有专利适格性。2012 年，美国联邦巡回上诉法院推翻了这一

49、观点，认为涉案专利的权利要求指向一个抽象的概念并不是“明显的”，驳回了一审判决，但是上诉法院随后组成全席审判庭重审，维持了联邦地区法院的原判，认为所有有争议的权利要求都不具有专利适格性。最高法院受理此案，再度就软件和商业方法的专利适格性问题作出判决。2.法律分析 美国专利法 101 条（35 U.S.C.101）规定了符合专利保护条件的主题，其中包含了一个重要的隐含例外：自然法则、自然现象和抽象概念不能申请专利。这一排除性原则应当优先考虑。自然法则、自然现象和抽象概念是“科学和技术工作的基本工具”，通过授予专利对这些工具进行垄断，可能会阻碍创新，而不是促进创新，从而阻碍了专利法的主要目标。专利

50、法不能通过不适当地束缚这些人类智慧的组成部分的未来使用来抑制进一步的发现。在对排除性原则进行阐述的过程中，必须要谨慎对待，以免这个原则可能影响到所有的专利法规。在某种程度上，所有的发明都是对自然法则、自然现象或抽象概念的运用、反映、依靠或应用。因此，一项发明不会因为使用了抽象概念而失去申请专利的资格。通过对这种概念的创新应用，达到新的、有益的目的，中国(深圳)知识产权保护中心 8 该发明仍然可以获得专利保护。因此，在适用 101 条的例外情况时，必须区分以下两种专利：一种是将人类智慧作为专利的权利要求的要素的；另一种是将这些要素整合成更多的东西，进而将它们转化为符合专利适格性的发明。在 May

51、o 案中，美国最高法院提出了一个框架，以区分要求自然法则、自然现象和抽象概念的专利和要求这些概念的专利适格性的应用。首先，要确定有争议的权利要求是否针对这些不符合专利条件的概念之一。如果是，则还需要进一步考虑权利要求中还有哪些内容，这需要我们既要单独考虑每项权利要求的要素，也要将其作为一个有序的组合来确定额外的要素是否改变了权利要求的性质，成为一个具有专利适格性的申请。这一分析的第二步是在寻找一个“创造性的概念”即一个元素或元素的组合，足以确保该专利在实践中的价值远远超过不符合专利条件的概念本身。3.判决结果 最高法院认为有争议的权利要求都是采用抽象概念，而仅仅要求通用的计算机实现并不能将这种

52、抽象概念转化为符合专利条件的发明。最终，最高法院维持了联邦巡回上诉法院的判决。4.典型意义 最高法院在审理 Alice 案时，提供了一套方法论供下级法院参考，这套方法论采用了之前从 Mayo 案中总结出的“两步法”，使用两段式的判断框架，来决定含有专利适格例外情形的发明是否具有专利适格性，这一判断方法适用于所有专利技术领域，对后续案件产生了深远影响。至 Alice 案之后，最高法院对专利法 101 条的审理告一段落，之后均为 PTAB及联邦巡回上诉法院对该两步法的进一步应用。USPTO 在 2019 年更新了2019 年专利客体适格性审查指南，并将 Alice两步法的步骤 2A 细化为两个子步

53、骤，因此，USPTO 关于 101 条适格性的判断方法具体包括：步骤 1：判断该权利要求是否是一种方法、机器、产品或物质成分。若不是，中国(深圳)知识产权保护中心 9 则该权利要求不具备可专利性。若是，则进行到步骤 2A。步骤 2A：Prong One：判断权利要求是否描述了司法例外事项（抽象概念、自然法则、自然现象）。Prong Two：如果权利要求描述了某个司法例外事项，则进一步判断所述司法例外是否整合到实际应用（integrated into a practical application），如果整合到实际应用中，则可认定该权利要求所描述的客体不属于司法例外事项。否则进行到步骤 2B。步

54、骤 2B：判断该权利要求是否具备显著多于自然规律、自然现象或抽象概念的元素或元素组合。如果答案是否定的，则该权利要求不具备可专利性。中国(深圳)知识产权保护中心 10 1.2 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00050-PTAB 1.案件事实 请求人：Supercell Oy 专利权人：Gree,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：维持专利有效 本案涉及 9,675,886 号美国专利（886 专利），该专利由 Gree,Inc.申请，要求于 2014 年 1 月 28 日提交的日本申请的优先权，并于 2017 年 6 月 13 日授权

55、公告。886 专利中指出，传统的网络游戏系统中，当游戏内容包括多轮游戏时，如果一次性传输所有回合的游戏视图数据，在用户开始游戏之前就会产生长时间的传输和等待时间，而每次传输一回合游戏视图数据，在一轮完成后下载下一轮游戏内容，这个等待时间又会破坏游戏的顺利进行，存在数据传输效率低下导致长时间等待和中断的问题。为了解决上述问题，886 专利提供了一种通过网络应用程序有效提供游戏内容的方法、计算机和程序，服务器通过执行一种用户终端属性识别和预设回合数量设置的方法，从而实现在线游戏内容的传输效率和功能的提高。886 专利中使用终端属性作为确定预设回合数量的依据，可以提供更好的用户体验。Supercel

56、l Oy 对886 专利提出了授权后复审（PGR），认为886 专利中“管理服务器通过控制器确定要传输到用户终端的预定数量的游戏回合，其中，预定数量的回合基于确定的终端属性进行设置”构成了组织人类活动的抽象概念，不属于可被专利保护的主题，不满足美国专利法 101 条的要求。2.法律分析 本案涉及美国专利法 101 条可申请专利的发明，美国专利法 101 条将符合专利条件的主题定义为“任何新的且有用的工艺、机器、制品或物质的组成，或其任何新的且有用的改进”，然而，自然法则、自然现象和抽象概念是不能申请专利的。中国(深圳)知识产权保护中心 11 为了评估被质疑的权利要求是否符合专利要求，采用 Al

57、ice/Mayo 框架进行判断，在这个框架下，判定是否属于可授权的主题，需要：第一步，判断权利要求是否指向法定排除自然规律、自然现象、抽象概念；第二步，寻找发明概念，即寻找一个元素或者元素组合，使权利要求明显超出法定排除。就本案而言，请求人 Supercell 认为其质疑的权利要求只描述了一系列面向结果的功能，而不是实现这些结果的手段，是针对组织人类活动的方法，而不是对网络游戏功能系统的技术改进。专利权人 Gree 认为这些权利要求针对以一种特定的方式传输视频游戏数据，这种特定的方式包括使用“终端属性”设置预定的回合数，根据终端属性控制回合的传输，可以提高具有不同终端属性的每个用户终端的游戏数

58、据传输效率。专利审查与上诉委员会认为尽管“传输游戏视图数据”这一列举的功能可能是面向结果的，但权利要求书还是列举了实现这一面向结果的功能的具体技术手段识别用户终端的终端属性并根据该终端属性确定预定数量，这种特定的技术解决了传统网络游戏系统的一个具体技术问题漫长的等待时间和多轮游戏传输的中断。因此，权利要求的重点显然不是仅仅描述面向结果的功能，而是改善游戏内容如何传输到用户终端的能力，即通过识别和使用用户终端的特定属性来有效控制包括多轮的游戏内容的传输。886 专利的权利要求书是针对网络游戏内容传输的具体技术改进，通过使用终端属性来提高向用户终端传输多轮网络游戏的效率和功能，这种改进不是抽象概念

59、。由于该权利要求不涉及抽象概念，不需要进行 Alice/Mayo 框架的下一步判读。3.判决结果 专利审查与上诉委员会认为被质疑的权利要求属于在线游戏系统的功能方面进行的技术改进，而不是有关组织人类活动的方法，因此是专利适格的，满足35 U.S.C.101 的要求。专利审查与上诉委员会最终维持了886 专利的权利要求的有效性。4.典型意义 本案涉及可申请专利的发明的主题判断，其中自然规律、自然现象和抽象概中国(深圳)知识产权保护中心 12 念是被法定排除的主题。在实际进行判断时依据在 Mayo 案和 Alice 案中确定的Alice/Mayo 框架进行判断首先需要判断权利要求是否指向法定排除的

60、情况，如果不是，则属于可以授权的主题，如果是，则需要进一步判断权利要求中是否记载了超出法定排除的其他元素，如果是则属于可授权的主题。本案中 PTAB 在 Alice/Mayo 框架的步骤 2A 做出判断，认为权利要求是针对网络游戏内容传输的具体技术改进，通过利用终端属性来提高将多轮网络游戏传输到用户终端的效率和功能，如之前的判例所陈述，它们针对使用特定技术.解决计算机网络中出现的技术问题。说明书解释说，在要求保护的发明之前，传统在线游戏系统的用户经历了漫长的等待时间，要求保护的发明通过利用控制器“识别用户终端的终端属性并基于终端属性确定小计轮数”来避免这些缺陷。说明书定义了“终端属性”，同时解

61、释了如何在执行“轮数确定处理”时使用它。这些段落证明权利要求限制显然集中于为在线游戏技术提供技术改进。本案的启示是在计算机软件的专利中，尽量在说明书中明确描述所要解决的计算机网络中出现的技术问题，以及使用何种特定技术解决该技术问题。说明书中的明确描述将有助于软件企业的专利更容易通过 101 条的判定。中国(深圳)知识产权保护中心 13 1.3 Avepoint,Inc.v.Onetrust,LLC,PGR 2018-00056-PTAB 1.案件事实 请求人：Avepoint,Inc.专利权人：Onetrust,LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：090 专利权利要求描

62、述的主题内容不具有专利适格性 Onetrust,LLC 持有 9,691,090 号美国专利（090 专利），该专利涉及一种数据处理系统和方法，用于接收与隐私活动相关的活动数据的输入，并基于该活动数据计算隐私活动的风险级别。该隐私活动可以是任何商业功能、系统、产品、技术、流程、项目、计划、活动等，其可能使用来自一个或多个个人或实体的数据。090 专利提供的隐私合规系统由“执行一个或多个与隐私活动相关的活动数据的输入、处理、存储、检索和显示的功能和方法的软件模块服务器和客户端计算设备”组成。该系统在一个或多个图形用户界面上显示多个与隐私活动相关的活动数据输入的提示。接着，系统使用微处理器，根据活

63、动数据计算该活动的风险等级并数字化存储该风险等级。系统根据风险因子来计算风险等级，风险因子包括“个人数据来自哪里，存储在哪里，谁在使用它，它被转移到哪里，以及它被用于什么目的”。每个因子都分配了一个“加权因子”和一个“相对风险评级”。基于加权因子和每个风险因子的相对风险评级，系统会使用特定算法来计算其风险等级。请求人对090 专利的全部 25 项权利要求提起了授权后复审程序（PGR），其认为090 专利描述的主题内容专利不适格。2.法律分析 根据 35 U.S.C.101，任何人发明或发现新颖而有用的工艺（Process）、机器（Machine）、制品（Manufacture）或物质的组成（C

64、omposition of Matter），或其新颖而有用的改进，皆依据本法的规定及要件就其取得专利权利。但是，自然法中国(深圳)知识产权保护中心 14 则、自然现象、抽象概念是科学与科技成品的基础，不是专利保护的对象。在评估权利要求是否“针对”一个抽象概念时，我们受到 Alice/Mayo 所设定的框架的指引。根据 Alice/Mayo 的框架，我们首先考虑，权利要求是否引述了一个抽象概念；如果是的话，权利要求是否针对技术改进，将它们转化为该想法的“实际应用”；最后，我们考虑权利要求的任意元素，无论是单独还是组合，是否达到一个“创新的概念”。首先，PTAB 认为090 专利评估个人数据被泄露

65、风险的步骤即通过将某些风险因素与数据关联，然后为每个因素评分和加权以产生整体的“风险水平”，其结果仅仅是一个可以在人脑中执行或可以由人使用笔和纸执行的内心过程。此外，090 专利描述的方法用于评估和减轻个人数据被泄露的风险，其一系列步骤也明显指向了长期存在且基本的商业分析方法。因此，090 专利的权利要求仅叙述了一种抽象概念。其次，专利权人主张090 专利的权利要求“集中于计算机功能的改进，即改进软件执行隐私影响评估的能力，以便为特定的客户根据风险敏感性或不同的隐私制度定制化地进行评估”。但是，PTAB 认为090 专利并未针对数据库功能进行任何功能性的技术改进，其数据库从始至终仅行使着储存信

66、息的普通功能。090 专利只是通过用户输入不同的信息参数而改善了进入数据库的信息质量，而这种提升不等同于数据库功能性的提升。所以，090 专利的抽象概念应用并未带来任何技术提升。最后，PTAB 认为090 专利的权利要求只是描述了一种通过“普通”计算机的组件来执行众所周知的评估个人数据被泄露风险水平的商业实践。权利要求主张的“风险因素”也在通常用来评估个人数据被泄露的风险因素之内。所以，090专利的权利要求也未能创造任何有创意的全新概念。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认090 专利权利要求描述的主题内容专利不适格。4.典型意义 中国(深圳)知识产权保护中心 15 在本案中，通过对

67、 Alice/Mayo 分析框架的运用，PTAB 对090 专利权利要求的适格性进行了全面分析。这一框架旨在确保专利不会妨碍创新，而仅仅授予那些真正提供新颖和非显而易见的技术解决方案的发明专利。本案中权利要求并未与具体的应用进行结合，该权利要求特征的组合也未使其显著多于本领域已知的常规活动的表现。该权利要求仅应用通用计算机组件来执行已经公知的商业方法，来评估个人数据的安全等级，因此权利要求不具有专利适格性。中国(深圳)知识产权保护中心 16 1.4 TIZ Inc.d/b/a PROVI v.Jason K.Smith,CBM2020-00029-PTAB 1.案件事实 请求人：TIZ Inc

68、.d/b/a PROVI 专利权人：Jason K.Smith 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：专利无效 本案涉及 10,467,585 号美国专利（585 专利），该专利涉及一个用于获取和管理饮料库存的综合计算机系统。管理饮料库存的传统系统在很大程度上是分散的，系统的每一方都保持着自己独特的界面、能力和限制。例如，商家、分销商和供应商可能各自都有自己独特的库存系统，这可能会从商家的角度产生问题。585 专利公开了一个计算机系统，该系统旨在通过使用集中的内容管理系统来提供一个精简和强大的饮料产品库存和订购管理系统来避免上述问题。TIZ Inc.d/b/a PROVI 对58

69、5 专利提出涵盖商业方法复审（Covered Business Method，CBM），认为该专利权利要求 1-19 因不满足 35 U.S.C.101 的专利适格性而无效。CBM 复审程序是 AIA 引入的过渡程序，是对商业方法专利设立特别的授权后复审程序，在涉及金融服务的商业方法专利诉讼中被诉侵权的一方可以向美国专利商标局（USPTO）的专利审查与上诉委员会（PTAB）提起 CBM 复审，要求宣告专利无效。2.法律分析 第一，确定请求资格问题。AIA 中要求请求人“已被起诉侵犯该专利或被指控侵犯该专利”，本案中，专利权人并没有起诉请求人侵权，需要进一步判断请求人是否“被指控侵犯该专利”。“

70、被指控侵犯该专利”意味着存在真实和实质的争议使请求人有资格在法院提起宣告性判决诉讼。本案中，专利权人与请求人曾就是否存在侵权进行过讨论，但未解决争端，专利权人的行为和声明声称侵权足以建立双方之间的实质性争议，使请求人具有提起 CBM 程序的资格。中国(深圳)知识产权保护中心 17 AIA 中规定涵盖商业方法专利指：权利要求请求保护用于执行在金融产品或者服务的履行、实施或管理中使用的数据处理或者其他操作的方法或其对应装置的专利，但不包括针对“技术发明（technological invention）”的专利。请求人已经证明，585 专利的至少一项权利要求提到了一种用于执行数据处理或其他用于金融产

71、品或服务的实践、行政或管理的操作方法，而不是用于技术发明。因此，585 专利有资格接受 CBM 专利审查。第二，专利适格性的判断问题。在确定一项权利要求是否属于不可专利的主题时，以 Mayo 案和 Alice 案确定的两步框架为指导。步骤 1，权利要求是否针对方法、机器、产品、物质的组分四种法定类型。如果权利要求超出了四种法定类型，则不符合 101 条。步骤 2A，权利要求是否指向法定排除，即自然规律、自然现象和抽象概念。如果不是，则符合 101 条。步骤 2B，权利要求中是否包含法定排除以外的附加元素，是否明显超出法定排除本身。如果是，则符合 101 条。PTAB 认为，权利要求 1 中的要

72、素组合叙述了“通过收集（例如，接收产品清单、库存订单和促销信息）、分析（例如，确定各自的分销商、根据促销调整价格、生成订单和确认订单）和传输与库存、促销和特定卖家相关的信息来促进物品购买”的概念，属于抽象概念。并且，权利要求 1 的要素无论是单独还是结合在一起，都不能改变权利要求的性质，使其成为符合专利申请条件的申请，即没有产生创造性概念。3.判决结果 专利审查与上诉委员审理后认为585 专利中受质疑的权利要求叙述了一个抽象概念，这些权利要求也缺乏与实际应用的结合，而且这些权利要求中叙述的通用计算机组件并没有将这些权利要求转化为该思想的专利应用，产生创造性概念。因此，585 专利的权利要求 1

73、-19 不满足专利适格性。4.典型意义 涵盖商业方法的发明因为其特性，很容易落入不符合美国专利法 101 条的专中国(深圳)知识产权保护中心 18 利适格性的境地。Mayo 和 Alice 案确立了两步框架，自此，对于专利适格性的判断均基于此，涵盖商业方法的专利也不例外。使用 Alice 框架的关键在于法定排除范围之外的附加元素是否能使发明明显超出法定排除本身，如果答案是肯定的，那么它就满足了申请专利的条件。仅仅将传统的商业方法与计算机结合，或者由计算机系统执行，将不再具有专利适格性。涵盖商业方法的发明需要解决特定的技术问题，而非由计算机系统执行常规由人员和纸笔执行的方法。中国(深圳)知识产权

74、保护中心 19 1.5 Unwired Planet,LLC v.Google Inc.,841 F.3d 1376-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1.案件事实 上诉人：Unwired Planet,LLC 被上诉人：Google Inc.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：撤销原决定，发回重审 Unwired Planet,LLC 拥有 7,203,752 号美国专利（752 专利），该专利名为管理无线通信设备位置信息的方法和系统。该专利说明书描述的系统允许无线设备（如手机）的用户设置“隐私偏好”，以决定是否允许“客户端应用程序”

75、访问其设备的位置信息。在操作中，客户端应用程序将通过数据网络向系统提交请求，要求提供所识别的无线通信设备的位置信息。然后，系统根据用户的隐私偏好决定是否向客户端应用程序提供所请求的位置信息。Google Inc.申请对752专利权利要求25-29提出涵盖商业方法（CBM）复审，作为一个门槛事项，PTAB 首先审查了752 专利是否是一项 CBM 专利。PTAB 认为752 专利披露的信息表明，“客户端应用程序”可能与服务提供商或商品提供商（如酒店、餐馆或商店）相关联，这些服务提供商或商品提供商希望知道其区域内有无线设备，以便向无线设备发送相关广告。因此，752 专利权利要求 25所述的主题是服

76、务或产品销售的金融活动的附带或补充，权利要求 25 针对的是在金融产品或服务的实践、行政或管理中执行数据处理或其他操作的方法。PTAB 对所有受质疑的权利要求启动了 CBM 复审，启动理由包括（1）权利要求 25-29 的主题不具有专利性；（2）权利要求 26 缺乏书面说明；（3）权利要求 25 相对于两个参考文献具有显而易见性；以及（4）权利要求 25 相对于两个参考文献的不同组合具有显而易见性。PTAB 审理后只支持了第（1）项请求，认为受质疑的权利要求涉及 101 条规定的无法获得专利的主题。Unwired 提起上诉，称 PTAB 在确定752 专利是否为 CBM 专利时采用了比美国专利

77、法案所规定的更宽泛的标准，这是错误的。其认为，被质疑的权利要求本身并未披露或以其他方式描述金融产品或服务，PTAB 对说明书中讨论通过销中国(深圳)知识产权保护中心 20 售广告实现发明货币化的方法部分的依赖是不恰当的推测，并且其审查权利要求是否“附带”或“补充”金融活动这些宽泛的术语与美国专利法案对所涵盖专利的限制相冲突。2.法律分析 只有“涵盖商业方法专利”才能进行 CBM 复审，美国专利发明法案将其定义为“主张用于执行数据处理或用于执行与金融产品或服务的实践、经营或管理相关的类似操作的方法或相应装置的专利，不包括技术专利”。在本案的裁决中，PTAB 并没有采用法定定义。相反，PTAB 指

78、出，适当调查指“专利权利要求活动是否属于具有金融性质的活动、附带金融性质的活动或补充于金融的活动”。事实上，PTAB 认定752 专利为 CBM 专利所依据的唯一证据是与专利实践相关的广告可能导致产品或服务销售的发生。这种“附带”或“补充”的措辞在专利法中并不存在，其来源于参议员 Schumer对 CBM 条款法定定义的解释建议的评论，并被专利商标局引用。然而联邦巡回上诉法院认为一般性政策声明并不具有法律约束力，如果不通过制定规则的方式将政策作为一项规则，机构就不能将一般性政策声明作为法律来适用或引用。立法历史也不能取代实际采用的法定定义，其可能包含不同的观点。而且如果采用了专利商标局政策声明

79、中的“附带”和“补充”措辞而不是法定定义，会使国会对 CBM 专利定义的限制变得多余。例如，在银行保险库中特别有效的新型灯泡专利因为其在银行中的附带或补充用途而成为 CBM 专利，涉及一种方法和相应装置的专利因为其实践可能涉及商品或服务的潜在销售而成为 CBM 专利，这显然是不合理的。3.判决结果 联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的最终书面决定，并将此案发回重审，以根据本意见对752 专利是否为 CBM 专利作出裁决。4.典型意义 涵盖商业方法（CBM）复审是美国专利法案创立的一项过渡程序，目前已经中国(深圳)知识产权保护中心 21 终止。只有非技术专利，且是用于执行数据处理或用于执行与金融

80、产品或服务的实践、经营或管理相关的类似操作的方法或相应装置的专利才能进行CBM复审。另外，一般政策性声明、立法历史中的辩论等未写入成文法律中的内容均不能作为法律来适用或依赖。中国(深圳)知识产权保护中心 22 1.6 ENFISH,LLC v.Microsoft Corp.,822 F.3d 1327-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1.案件事实 原告/上诉人：ENFISH,LLC 被告/被上诉人：Microsoft Corporation,Fiserv,Inc.,Intuit,Inc.,Sage Software,Inc.,Jack Henry&A

81、ssociates,Inc.审理机构：美国联邦巡回上诉法院 判决结果：争议的权利要求具有专利资格，案件被发回作进一步审理 Enfish 于 2000 年底获得 6,151,604 号美国专利（604 专利）和 6,163,775 号美国专利（775 专利）。两者均要求 1995 年 3 月提交的同一申请的优先权。这两项专利保护的是一种应用于计算机数据库的逻辑模型，与传统逻辑模型相反，专利中将所有数据实体都包含在一个表中，列定义由同一表中的行提供，并将此描述为数据库的“自参照”属性，这样可以提升数据库的效率。2012 年 Enfish 起诉微软等五家公司，指控微软的 ADO.NET 产品侵犯了6

82、04专利和775 专利。联邦地区法院应用了 Alice/Mayo 测试，认为争议权利要求针对的是“在逻辑表格中存储、组织和检索记忆”的抽象概念，或者更简单地说是“使用表格格式组织信息的概念”。另外，权利要求中的元素仅仅是利用公知的计算机硬件来运行一个常规的使用表格的方法，因此没有明显多于非适格主题的发明概念。联邦地区法院最终判定两个涉案专利由于涉及抽象概念而不属于美国专利法 101 条的专利适格主题，因此无效。Enfish 不服并提起上诉。2.法律分析 上诉法院认为，在 Alice 案中最高法院并未认定计算机相关技术的所有改进本质上都是抽象的。事实上，计算机相关技术的某些改进，例如芯片架构、L

83、ED显示屏等，毫无疑问并不是抽象的。就像硬件的改进一样，上诉法院也不认为针对软件的权利要求本质上是抽象的，因此只能在 Alice/Mayo 测试的第二步进行适当分析。软件可以对计算机技术进行非抽象的改进，就像硬件改进一样，有时中国(深圳)知识产权保护中心 23 改进可以通过两种途径实现。因此，在 Alice/Mayo 测试的第一步有必要考察权利要求是针对计算机功能的改进还是仅涉及抽象概念。如果专利发明的目的是改善计算机的功能，而非简单地将众所周知的商业活动实践或数学方程通过传统的计算机硬件来实施，则一般不属于抽象概念。本案中，Alice/Mayo 测试的第一步的重点是要确认“计算机数据库的自参

84、照表”是对计算机能力的改进，还是涉及抽象概念，而计算机仅仅作为工具使用。权利要求不是简单地针对任何形式的表格数据存储，而是专门针对计算机数据库的自引用表，该自引用表的功能与传统数据库结构不同，而且与传统数据库相比，本发明的权利要求还具有灵活性更强、搜索速度更快、所需内存更小的优点。其重点显然是对计算机功能本身的改进，而联邦地区法院认为权利要求仅仅是针对“使用表格格式组织信息的概念”，则过分简化了权利要求中的自我参照部分，淡化了发明的有益效果。由于权利要求并不涉及 Alice/Mayo 测试第一步中的抽象概念，因此不需要继续进行该测试的第二步。3.判决结果 上诉法院审理后，推翻了联邦地区法院根据

85、 101 条的判决，认为上诉的五项权利要求均具有专利资格。撤销了联邦地区法院根据 102 条的判决，认为争议的两项权利要求未被在先公开。最后，维持了联邦地区法院作出的不侵权决定。上诉法院决定将此案发回联邦地区法院进一步审理。4.典型意义 本案是在 Alice 案之后，为数不多的在关于专利适格性的无效挑战中存活下来的软件专利。其重要意义在于，联邦巡回上诉法院确认了某些软件专利并不当然属于抽象概念，需要 Alice/Mayo 测试的第一步确定其是否是抽象概念，而不是仅仅只能依靠在测试的第二步中证明其具有发明概念来寻求维持有效。而在此案之后 PTAB 也迅速地遵照了此案判决，这对于广大软件专利申请人

86、来说无疑是一件好事。中国(深圳)知识产权保护中心 24 新颖性新颖性 新颖性是指发明应该是“新的”，这是可专利性的最基本的规定之一。通常来讲，如果一个现有技术揭示了一个发明的所有特征要素，那么该发明则会被认为是不符合新颖性要求的。在美国专利法中，新颖性（Novelty）的核心理念是，如果公众已经知道或使用过某个发明，那么这个发明就不应该再获得专利。美国专利法 102 条规定了发明专利的新颖性：一个人有权获得专利，除非（1）要求保护的发明在其有效申请日之前已获得专利、在印刷出版物中披露、被公开使用、被销售或以其他方式向公众提供；或（2）要求保护的发明在美国专利、公开的美国专利申请或公开的 PCT

87、 申请中被披露，且该专利或申请指定了另一位发明人，并在要求保护的发明有效申请日之前被有效提交。专利法 102 条中还规定了不影响发明新颖性的例外情况：（1）如果对发明的公开披露是由发明者或从发明者处获得相关信息的第三人直接或间接造成的，并且这种公开发生在专利申请日期前的 1 年以内；（2）所披露的发明在被披露之前已由发明人或从发明者处获得相关信息的第三人直接或间接公开披露，并且这种公开发生在专利申请日期前的 1 年以内；（3）如果公开披露出现在其他专利或专利申请中，但被披露的内容是从发明者或从发明者处获得相关信息的第三人处获得的。下面以具体案例来说明，新颖性在专利无效中的应用。1.7 Ex p

88、arte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino,-PTAB,1.案件事实 上诉人：Mumin Ransom and Philip John Stroffolino 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：287 申请权利要求具有新颖性 上诉人 Mumin Ransom 和 Philip John Stroffolino 提交了 14/570,243 号（243申请）美国专利申请，该申请涉及一种方法，允许消费者在媒体控制期间通过以中国(深圳)知识产权保护中心 25 下方式查看广告：（i）同时显示广告和节目（即权利要求所

89、述的第一和第二内容）；或（ii）当第二内容项的持续时间等于或小于第一内容项的持续时间时，使用所请求的第一内容项的查看速度和持续时间显示第二内容项。243 申请的权利要求 1 代表了该申请的主题内容，其内容如下：一种方法，包括：由内容管理设备接收来自用户设备的第一媒体控制请求，同时实时输出显示第一内容项目，第一媒体控制请求包括识别第一内容项目的标识符；由内容管理设备确定与第一媒体控制请求相关联的第一内容项的时间点。内容管理设备根据以下信息确定第二内容项：与第一媒体控制请求相关联的第一内容项的时间点、第一内容项和与第一媒体控制请求相关联的所请求的观看速度；以及，由内容管理设备控制用户设备同时显示第

90、一内容项和第二内容项。专利审查员判定243 申请的多项权利要求不符合新颖性要求，认为现有技术 Carlucci 已经公开了独立权利要求 1、11 和 18 的所有特征，包括“包含一个标识第一内容项的标识符的控制请求”（权利要求 1 和 11）以及“第一内容项标识符”（权利要求 18）。上诉人认为，Carlucci 的与快进信息一起发送的 I-frame 标识符是审查员将其作为公开内容项标识符的依据，但该 I-frame 标识符没有公开内容标识符，因为其没有标识任何的内容项。审查员驳回了上诉人的287 申请，上诉人对该决定提起了上诉。2.法律分析 当单一的现有技术明示或固有地描述了权利要求中列出

91、的每一个构成元素时，该权利要求则被视为已被现有技术公开，从而丧失新颖性。本案中，根据上诉人的说明书，一个媒体控制请求（例如一个快进请求）包含“具有可播放内容的一个内容项和内容元数据”，该元数据包括一个“内容标识符（例如，内容 id）”。权利要求所述的“第一内容项标识符可以包括任何唯一的代码，该代码唯一地标识一个第一内容项”。根据现有技术 Carlucci 的描述，其运行原理为：用户通过在遥控器上按快进键发出快进命令来快进节目；作为响应，Carlucci 的终端发出一个“快进消息”，并且这个快进消息包括一个快进启动命令、用户指定的快进速度和最后登记的 I-中国(深圳)知识产权保护中心 26 fr

92、ame 标识符；处理器读取接收到的快进消息后，检索与机顶盒终端关联的“记录”，并使用该“记录”了解当前正在传输的节目身份；然后，基于接收到的快进消息中的最后一个 I-frame 标识符，处理器确定用户是否在节目段或是商业广告段期间发出了该快进命令。综合来看，Carlucci 的“记录”对应的是287 申请权利要求中所述的内容项标识符，而最后的 I-frame 标识符用于确定节目内容的位置。此外，根据287 申请独立权利要求 1、11 和 18 的要求，Carlucci 的“记录”也不是用户设备输入发送的快进消息的一部分。基于对以上内容的分析，PTAB 认为：（i）I-frame 标识符不识别内

93、容项；（ii）最后登记的 I-frame 标识符不识别内容项是因为 Carlucci 的系统在接收到快进消息之后才检索“记录”；以及（iii）虽然 Carlucci 披露了使用“快进消息”，但 Carlucci没有披露该“快进消息”包括任何内容标识符。根据以上 Carlucci 和287 申请权利要求构成要素的区别，PTAB 认为 Carlucci 未能公开出287 申请权利要求的每一个限制元素，因此其未丧失新颖性。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为287 申请权利要求未丧失新颖性，推翻审查员对该问题的原判定。4.典型意义 本案中，PTAB 结合专利说明书，将受挑战权利要求中的每一

94、个限制元素与现有技术作对比。通过比较两者间的区别，确定出在现有技术中未出现的限制元素，最终对权利要求的新颖性作出肯定性的判定。在无效过程中，往往不能单纯以术语的表面意思来确定权利要求的保护范围，而要根据说明书等对权利要求特征做出解释。中国(深圳)知识产权保护中心 27 1.8 Albany International Corp.v.Kimberly-Clark Worldwide,Inc.,PGR 2021-00019-PTAB,1.案件事实 请求人：Albany International Corp.专利权人：Kimberly-Clark Worldwide,Inc.审理机构：专利审查与上诉

95、委员会（PTAB）判决结果：授权后复审申请被驳回 Kimberly-Clark Worldwide,Inc.持有 10,584,444 号美国专利（444 专利），该专利描述了一种双层造纸带，用于通风干燥纸巾产品的制造。该造纸带有第一编织层和第二非编织层，它们在层叠排列中连接在一起。编织层形成带的机器接触层由高度耐磨材料编织而成，而非编织层接触初生的纸巾网。由于编织层具有由纱线编织成的“山脊和山谷”形状的三维结构，因此在第一层和第二层之间存在空隙，非编织层位于其上。请求人对444 专利提出了授权后复审，认为444 专利的多项权利要求因不具有新颖性而无效。2.法律分析 根据 35 U.S.C.1

96、02，为了获得专利，发明必须是有新颖性的。简单地说，如果发明已经被公开、使用或者在发明之前已经被其他人所知，那么该发明可能不满足新颖性要求，因此可能不会获得专利。只有当单一的现有技术明示或固有地描述了受挑战权利要求中列出的每一个构成元素时，该权利要求才被视为已被现有技术公开，从而丧失新颖性。除了专利和印刷出版物外，授权后复审考察的现有技术还包括在所述发明的有效申请日期之前已经在市场中在售的产品。本案中，请求人认为现有技术 Lefkowitz 公开了一个两层成型织物，该织物有一个非编织层粘附到一个编织层上。请求人主张编织层在第一和第二的 x-y 平面中都有非平面的“山脊和山谷”结构，非编织层悬挂

97、在编织层的谷部上，并且由于脊和谷的结构，非编织层和编织层之间产生了空隙。专利权人认为，请求人没有展示 Lefkowitz 在哪里教导了如权利要求 1 所述中国(深圳)知识产权保护中心 28 的“多个编织脊”或“多个编织谷”，并且没有指明权利要求中所述的两个“x-y平面”。专利权人认为，Lefkowitz 实质上是单平面的，并且请求人所说的空隙只是纱线之间的普通间隙，对于任何编织图案都是普遍存在的。所以，专利权人认为 Lefkowitz 没有公开如权利要求 1 所述的编织谷、第二个 x-y 平面、空隙空间或悬浮部分等权利要求要素。PTAB 采纳了专利权人的观点。尽管请求人声称 Lefkowitz

98、 表明其“编织层有非平面的脊和谷，每一个都在第一和第二个 x-y 平面上”，但 PTAB 认为请求人没有指明在 Lefkowitz 中具体哪里公开了444 专利权利要求所主张的脊、谷和平面。此外，请求人提供了对 Lefkowitz 书面描述的一个长篇参考文献以及十一幅图纸，但请求人没有充分地说明该描述和图纸如何指明了444 专利权利要求所主张的脊、谷和平面。例如，请求人提供了 Lefkowitz 的一个图纸的注解，用蓝色箭头标识出非编织层和编织层之间的所谓“空隙”。但是请求人没有提供足够的注解来确定Lefkowitz的成型织物中存在的444专利中的脊、谷或x-y平面。根据 35 U.S.C.3

99、22(a)(3)，一个授权后复审请求必须包含对每个权利要求挑战的理由的具体证据，而请求人未能提供符合以上要求的“具体”证据。基于以上原因，PTAB 认为请求人没有证明 Lefkowitz 有可能公开444 专利的所有权利要求要素。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为请求人未能初步证明444 专利的权利要求不具有新颖性，请求人的授权后复审申请被驳回。4.典型意义 为了满足新颖性要求，专利发明必须与现有技术存在明显的区别，并且在申请专利前没有被公之于众。本案中，PTAB 通过对两种织物发明进行特点对比，得出现有技术并未包含受挑战权利要求的每个元素的结论，最终判定受挑战的专利权利要求具备新

100、颖性。在请求书中针对无效理由进行详细陈述是对请求人的举证要求，仅以模糊的语言指出现有技术公开了权利要求的技术特征将不被支持。中国(深圳)知识产权保护中心 29 1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.v.Qinetiq Limited,PGR2023-00003-PTAB,1.案件事实 请求人：Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.专利权人：Qinetiq Limited 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：授权后复审申请被批准 Qine

101、tiq Limited 持有 11,215,039 号美国专利（039 专利），该专利名为“聚能射孔弹和改造聚能射孔弹的方法”，该申请于 2013 年 12 月 13 日提交。039 专利的说明书总体上公开了在石油和天然气行业中用于水力压裂过程的穿孔器，已知的穿孔器构成部件包括药盒、炸药组成和衬管，039 专利权利要求 1-5 涉及衬管部件形状的设计变化。039 专利的独立权利要求 1 是权利要求主题的代表，其内容如下：一种用于油/气井射孔器的增强型异形装药衬管设计的制造方法，该射孔器可在岩层中形成所需的孔形，该方法包括：将所需孔形与已知衬管设计库进行比较，该设计库包含目前每个已知的与衬管设计

102、形成的孔形有关的数据；从已知衬管设计中选择一个设计，用该设计产生的孔形与所需孔形寻求最佳匹配；改变所选衬管设计的至少一个参数，以形成修改后的衬管设计；对修改后的衬管设计产生的孔形进行建模；重复改变设计和建模步骤，直到修改后的衬管设计的孔形趋近于所需的孔形，从而形成最终的衬管设计；以及根据最终的衬管设计形成增强型的成型装药衬管。请求人对 039 专利提出了授权后复审申请，认为039 专利的权利要求 1-5 因不具有新颖性而无效。2.法律分析 当单一的现有技术明示或固有地描述了权利要求中列出的每一个构成元素时，该权利要求则被视为已被现有技术公开，从而丧失新颖性。本案中，请求人认为现有技术 Davi

103、son 公开了039 专利权利要求 1 的每一个中国(深圳)知识产权保护中心 30 元素。Davison 是 1998 年 3 月在南非米德兰特举行的第 17 届国际弹道学研讨会上发表的一篇文章，题为性能卓越的爆炸流体设计井射孔器，该文章介绍了Davison 为提高喷射能量和穿透力而进行的穿孔器改进工作。Davison 描述了一个以锥形衬管为特征的基本穿孔器和一个以厚度可变的钟形衬管为特征的改进型穿孔器。据 Davison 称，基本设计所产生的穿孔逐渐变细，直径变小，而改进设计所产生的穿孔则更深，直径也不会变细。Davison 对其设计方法描述如下：（1）使用确定的 AUTODYN 2D 程序

104、计算穿孔器的喷射；（2）使用分析穿透理论计算孔的形状；（3）推导计算出具有最大能量喷射和最大尺寸孔的衬管设计；（4）测试最优的设计；（5）不断迭代，最终确定“最佳”设计。请求人认为 Davison 公开了039 专利权利要求 1 的每项限制要素。请求人列举了权利要求 1 的每一个单独要素，然后就 Davison 如何满足了所叙述的要素提供了详细说明。Mr.Davison 和 Mr.Serra 提供了两份声明书，Mr.Davison 还提供了附注图纸以支持请求人的主张。在审查了请求人的申请书、Davison 的相关参考文献和声明书之后，并进一步考虑到专利权人没有提交反对申请书的初步答复这一事实，

105、PTAB 认为请求人的指控已经有足够的证据支持，授权后复审申请被批准。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为请求人已经证明现有技术 Davison 有极大可能公开039 专利的权利要求 1，请求人的授权后复审申请被批准。4.典型意义 为了判断专利的新颖性，本案中 PTAB 通过将权利要求中的每个特征列出，并与现有技术进行逐一对比，以确认是否所有的特征都在某个单一的现有技术参考文件中被描述。在确定现有技术公开内容时，可以提供参考文献辅助解释。中国(深圳)知识产权保护中心 31 1.10 Incept LLC v.Palette Life Sciences,Inc.,Court of Ap

106、peals,Federal Circuit 2023 1.案件事实 原告：Incept LLC 被告：Palette Life Sciences,Inc.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：上诉法院确认了 PTAB 的决定，涉案专利被质疑的权利要求无效 Incept LLC 拥有 8,257,723 号美国专利（723 专利）和 7,744,913 号美国专利（913 专利），这两件专利涉及利用辐射治疗癌症，特别是前列腺癌的改进方法。其中描述了在辐射目标组织和其他组织之间引入填充物的方法，以增加两者之间的距离，从而减少非目标组织接收的辐射量。两项专利的权利要求都描述了一种填充物

107、，具有以下特性：（1）生物相容性；（2）可注射；（3）患者体内的凝胶；（4）可生物降解/可通过生物降解去除；（5）在辐射目标和附近组织之间导入。Palette Life Sciences,Inc.提交了多方复审申请，认为723 专利的部分权利要求被 6,624,245 号美国专利（245 专利）在先公开，723 专利和913 专利的部分权利要求相对于245 专利、PCT 公开号 WO 94/25080，美国专利 6,210,314 号是显而易见的。其中245 专利描述了一种在病人体内选定部位快速形成生物相容性凝胶的方法。PTAB 进行了多方复审，并作出最终书面决定，认为 Palette 已根据

108、请求书中提出的基于245 专利的理由，确定了受质疑的权利要求不可获得专利，最终宣布受质疑的权利要求无效。Incept 不服并提起上诉。2.法律分析 本次主要关注专利权利要求在先公开的问题。如果一项现有技术参考文献公开了权利要求中的所有特征，并以与权利要求中相同的方式排列或组合，则该参考文献将在先公开专利权利要求。本案中，Incept 认为，PTAB 错误地认为使用245 专利中披露的内容可以教导拼凑出723 专利权利要求的特征。245 专利教导了一种复杂的、多步骤的凝胶工艺，其中包括在众多材料和特性中挑选和选择，因此245 专利描述了数百万甚中国(深圳)知识产权保护中心 32 至数十亿种不同的

109、可能成分，每种成分都具有不同的特性。Incept 依据法院的案例解释说，当现有技术参考文献描述了一个属，而被质疑的权利要求列举了该属中的一个种时，是否在先公开就取决于该属是否属于确定和有限的类别，以至于本领域的普通技术人员可以立即想到该属的每个成员。联邦巡回上诉法院认为 PTAB 并没有从245 专利的不同教导中挑选特征，相反，其明确描述了与被质疑为在先公开的723 专利权利要求中提到的组合物具有相同特征并用于相同目的的组合物。尽管245 专利公开了其组合物中每种成分的各种选择，但这并不改变其对723 专利中总体特征的披露。此外，723 专利的权利要求并不涉及属于245 专利所述组合物“属”中

110、的一个“种”。相反，723专利的权利要求针对的是一种引入具有某些一般品质的填料的方法，而245 专利的组合物也被描述为具有这些一般品质。在此情况下，Incept 不能利用245 专利描述了多种组合物这一事实来逃避对在先公开的认定，因为熟练的技术人员会理解245 专利的组合物具有与723 专利权利要求中的组合物相同的一般性质。专利权人还提出245 专利没有披露相关填充物可以完全生物降解和填充物置于器官和附近的病体组织之间这两个特征，但是，联邦巡回上诉法院认为根据245 专利中记载的内容以及专家证词有充分的证据判断245 专利披露了这些技术特征。因此，联邦巡回上诉法院认为 PTAB 对723 专利

111、的在先公开分析不存在法律错误，并且存在大量证据支持其调查结果。3.判决结果 上诉法院审理后认为 PTAB 关于在先公开和显而易见性问题的决定没有错误，最终确认了 PTAB 的决定，涉案专利被质疑的权利要求无效。4.典型意义 美国专利中在先公开的问题要求在一篇现有技术文献中公开争议权利要求的所有技术特征，而且应当是从现有技术文献中的一个技术教导中公开争议权利要求中的所有技术特征，而不能只是通过从不同的技术教导中拼凑出来的。如果现有技术文献中公开了上位概念，并给出了多个实施例，而争议权利要求也是包含相同性质的概念，给出的多个实施例并不会存在拼凑问题而影响在先公开问题中国(深圳)知识产权保护中心 3

112、3 的判断。如果争议权利要求请求保护的是该上位概念的一个下位概念，是否在先公开则需要考虑该上位概念是否属于确定和有限的类别。中国(深圳)知识产权保护中心 34 1.11 Junker v.Medical Components,Inc.,25 F.4th 1027-Court of Appeals,Federal Circuit 2022 1.案件事实 原告/被上诉人：Larry G.Junker 被告/上诉人：Medical Components,Inc.,Martech Medical Products,Inc.审理机构：美国联邦巡回上诉法院 判决结果：涉案专利因 on-sale bar 而

113、无效 Larry G.Junker 是美国设计专利 D450,839 号（D839）的发明人，该专利于2000 年 2 月 7 日提交，是针对某种手术用导管鞘手柄的设计，为带有耳状的两半的把手，使医生在导管插入过程中更容易抓住导管鞘，当移除时方便被剥离为两部分。Junker 在提出发明构想之后因自身没有产品生产能力，于 1998 年与医疗器械公司 Galt Medical 的创始人 James Eddings 建立了业务关系，并在 1998 年 8 月签署了保密协议后将导管鞘手柄的设计告诉了 Eddings。Eddings 成立了一家新公司 Xentek Medical，开发、制造和销售可撕式

114、导管鞘产品，并于 1999 年 1 月向Junker 提供了产品原型。与此同时，自 1999 年 1 月起，Eddings 开始以 Xentek公司的名义和 Boston Scientific Corporation 洽谈这项产品业务。在 1999 年 1 月 8日的一封信函中详细说明了各种尺寸的可剥离导管鞘产品的批量定价信息。2013 年，Junker 起诉本案被告侵犯其专利权，被告提出的一项争议是上述信函是否构成美国专利法中规定的销售从而造成专利无效。联邦地区法院判决该信函只是洽谈邀请，不构成商业订购要约，故不造成专利无效。2.法律分析 根据美国专利法的规定，在关键日期（AIA 之前为发明

115、做出日，AIA 之后为美国申请专利之日）前一年以上，发明在美国销售，则专利申请无效。如果在关键日期之前，所申请的发明是（1）商业销售要约的标的物、（2）准备好的申请专利，就会触发本款规定的销售限制（on-sale bar）。双方对本案中的一个重要事实没有争议，即双方一致认为 1999 年 1 月 8 日的信函描述的产品体现了所要求中国(深圳)知识产权保护中心 35 的设计，所主张的设计已准备好申请专利。因此，本案的问题是该信函是否属于出售所主张的设计的商业要约，或者仅仅是表明双方正在进行初步谈判的报价。在此，需要考虑本案中的具体事实和情况，同时适用传统的合同法原则，只有达到商业销售要约水平的要

116、约，即另一方可以通过简单地接受（假定对价）使之成为具有约束力的合同的要约，才构成该条款下的销售要约。在确定要约是否已经发出时，相关因素包括之前任何询问的条件、建议交易条件的完整性以及通信的对象人数。考虑到 1999 年 1 月 8 日信函中的措辞，Xentek 直接回应了 Boston Scientific 的询价，而且该信只写给 Boston Scientific。这表明这封信不是主动提出的报价或谈判邀请，而是向 Boston Scientific 公司提出的采取进一步行动的具体要约。另外，该信函中还包含一些典型的商业合同必备条款，如信中明确指出所提供的价格为“散装、非无菌装运”的价格。最后

117、，也是最重要的一点是，Xentek 在信中明确说明了可剥离鞘产品的多种不同购买选择。虽然这封信最后邀请当面进一步讨论 Boston Scientific 的具体要求，但表达将来做生意的愿望并不能否定当时正在讨论的交易的商业性质。因此，联邦巡回上诉法院认为这封信中相关商业销售条款的完整性表明，这封信不仅仅是进一步谈判的邀请，而是多个销售要约，Boston Scientific 本可以接受其中任何一个或多个要约，使双方在合同中受到约束。3.判决结果 本案中，1999 年 1 月 8 日的信函是出售所主张的设计的商业要约，上诉法院决定推翻联邦地区法院关于的判决，判决涉案专利无效。4.典型意义 本案中

118、，原告的外观设计专利因为在关键日期前一年已经被合作伙伴对外提供商业要约而无效，进而原告无法获得侵权赔偿。值得注意的是，造成此案专利因on-sale bar而无效的行为并非出自发明人Junker的行为，而是其合作方Eddings的不当行为，但是 on-sale bar 并不考虑行为的主体，其理念是如果一个发明在法定时间前已先行进入商业化则发明人不再能获得专利垄断的权利。中国(深圳)知识产权保护中心 36 非显而易见性非显而易见性 在美国专利法中，非显而易见性或显著性（Non-Obviousness）是决定一个发明是否有资格获得专利的关键要求之一。非显而易见性的核心理念是，即使一个发明是新颖的，如

119、果这个发明对于在该技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，那么它就不应该获得专利。美国专利法 103 条规定了发明专利的显而易见性：“如果所要求的发明与现有技术之间存在差异，以至于在所要求的发明的有效申请日期之前，对于具有所要求的发明相关技术的普通技术人员来说，所要求的发明作为一个整体是显而易见的，则尽管所要求的发明没有按照 102 条（新颖性）的规定进行相同的公开，也不能获得所要求的发明的专利权。专利性不应因发明的方式而被否定”。非显而易见性是在 1952 年的专利法修改中引入专利法的，在 Graham 案中，法院首次引入了非显而易见性的标准和方法判断非显而易见性通常要考察的因素包含：（1）

120、现有技术的范围和内容；（2）权利要求的主题与现有技术之间的所有差异；（3）该技术对应的技术水平；以及（4）非显而易见性的客观证据。在最高法院判决 KSR 案后，美国专利商标局实施了新的审查指南，规定了非显而易见性的判断原则，给非显而易见性的判断带来了更大的灵活性，并鼓励审查员和法官采用更加综合和全面的方法来评估显而易见性，而不是仅仅依赖于固定和死板的判断方法。下面以具体案例来说明，非显而易见性在专利无效中的应用。1.12 KSR Intern.Co.v.Teleflex Inc.,550 US 398-Supreme Court 2007 1.案件事实 上诉人：KSR Internationa

121、l Co.被上诉人（专利权人）：Teleflex Inc.审理机构：美国最高法院 判决结果：撤销原判，发回重审 Teleflex Inc.拥有 6,237,565 号美国专利（565 专利），该专利名为带有节气门中国(深圳)知识产权保护中心 37 电子控制装置的可调油门踏板，其权利要求 4 描述了一种将电子传感器与可调节汽车踏板相结合的机构，这样踏板的位置信息就可以传输到控制车辆发动机油门的计算机。KSR International Co.是一家加拿大公司，生产和供应汽车零部件，包括踏板系统。2000 年通用汽车公司委托 KSR 为雪佛兰和通用轻型卡车提供可调式踏板系统，这些汽车使用的是带有计

122、算机控制油门的发动机，KSR 在其设计的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器，使之成为电控的可调油门踏板。Teleflex 认为 KSR 侵犯了其565 专利的权利要求，双方的争议焦点最终集中于权利要求 4 上。KSR 主张，基于 5,010,782 号美国专利（782 专利，Asano申请，涉及可调节踏板）和 5,460,061 号美国专利（061 专利，Smith 申请，涉及电子控制踏板）的结合，涉案专利的权利要求 4 因显而易见性而无效。联邦地区法院判定该权利要求因显而易见性无效。Teleflex 不服，上诉至联邦巡回上诉法院，联邦巡回上诉法院认为联邦地区法院错误地运用了“教导启示动

123、机”（teaching-suggestion-motivation，TSM）的判断标准，TSM 标准是指，现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示，使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术，则应当认定该新技术具有显而易见性。而上述两篇文献并未存在具体的引发技术人员把电子元件与踏板相结合的动机的启示，因而专利权有效。KSR 不服判决并上诉至最高法院。2.法律分析 TSM 测试中提出了一个重要的观点：一个由若干元素组成的专利，不能仅仅通过证明每个元素在现有技术中是独立存在的来证明显而易见性，重要的是要确定一个理由，促使本行业的普通技术人员将这些元素组合成新的发明。然而这并不应该成

124、为确定显而易见性时的僵化和强制性的公式。最高法院认为，我们要摒弃对教导、建议和动机等词汇的刻板理解，不以形式主义概念来限制对显而易见性的分析解读。不要过度强调已发布文章及已授权专利明确内容的重要性。在诸多领域中，对明显的技术或组件的讨论可能较少，而市场需求往往是推动设计趋势的动力源。对于那些在常规情况下没有真正创新中国(深圳)知识产权保护中心 38 就会出现的进步予以专利保护，可能会阻碍技术进步，而且对于那些结合了先前已知元素的专利，可能会剥夺先前发明的价值或效用。联邦巡回上诉法院分析中的缺陷主要与它对显而易见性调查的狭隘概念有关，这是其应用 TSM 测试的结果。首先，联邦巡回上诉法院错误地认

125、为法院和专利审查员应当将注意力集中于专利权人试图解决的问题。但是在正确的分析下，本领域已知的、由专利解决的任何问题或需求，都可以成为以所要求保护的方式组合要素的理由。其次，联邦巡回上诉法院对于本领域普遍技术人员的认识存在误解，认为他们只会被引导至解决相同问题的现有技术元素。法院错误地得出结论，鉴于Asano 的主要目标是解决恒定比率问题，考虑将传感器安装在可调节踏板上的发明者，没有理由将其安装在 Asano 的踏板上。而实际上，某些物品可能具有超出其主要目的的明显用途，本领域技术人员通常能够将多项专利的教导像拼图一样拼凑在一起。无论 Asano 主要目的如何，它都提供了具有固定枢轴点的可调节踏

126、板的示例，并且现有技术中还可以证明此类枢轴点是传感器的理想安装位置。第三，联邦巡回上诉法院错误地认为，不能仅仅通过表明要尝试的要素的组合就可以证明专利权利要求是显而易见的。当面对解决问题的设计需求和市场压力，且存在有限可预测的解决方案时，本领域技术人员拥有充足的理由，在其技术知识范围内寻找已知的选择。若这导致预期的成功，那么这很可能不是创新的成果，而是普通技术和常识的体现。3.判决结果 最高法院认为联邦巡回上诉法院适用 TSM 判断准则过于僵化，从而不适当地将权利要求的保护范围延伸到了显而易见的区域，因而推翻上诉法院的判决，将案件发回重审。4.典型意义 本案本质是关于创造性高度的讨论。依照美国

127、联邦最高法院根据此案定义的创造性评价标准，由现有技术简单组合的方案，无论文献是否存在明确的启示，只要方案容易被本领域技术人员联想到，它可能因为达不到专利创造性的高度要中国(深圳)知识产权保护中心 39 求而被驳回申请。因此，本案可被视为 Graham 案之后美国创造性审查标准的一个新的里程碑。在本案之后，美国专利审查关于显而易见性的驳回方式发生了极大地改变，多个此前有效的争辩方式失效，例如缺乏现有技术中的明确启示、现有技术与涉案专利不是类似的技术领域、基于事后认知组合现有技术等。这对申请人提出了更高的要求。中国(深圳)知识产权保护中心 40 1.13 Mylan Pharmaceuticals

128、 Inc.v.Nissan Chemical Industries,Ltd.,IPR 2015-01069-PTAB 1.案件事实 请求人：Mylan Pharmaceuticals Inc.专利权人：Nissan Chemical Industries,Ltd.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：PTAB 驳回多方复审申请 Nissan Chemical Industries,Ltd.持有 5,856,336 号美国专利（336 专利），该专利披露了一种具有喹啉环的甲烯酮内酯衍生物 pitavastatin 及其作为药物用于降低高脂血症、高脂蛋白血症或动脉硬化的用途。请求人提

129、交了针对336 专利权利要求 1 和 2 的多方复审申请，其认为336专利权利要求 1 和 2 因显而易见性而无效。专利权人对此提交了初步答复。在考虑双方提交的材料后，PTAB 认为请求人未能证明至少对其中一个受到质疑的权利要求有合理的可能性会取得胜利。因此，多方复审不予启动。2.法律分析 在考察一个新的化学物质的显而易见性时，法院通常会用两个步骤加以判断：首先，确定具有普通技能水平的化学家，是否会选择与当前发明相关的在先化合物作为进一步研究发展的起点或将其作为先导化合物；其次，分析是否有足够的理由及合理的成功预期，来改造先导化合物以制造当前的化合物发明。要证明一个化学新物质在结构上与类似的化

130、合物相比较是显而易见的，需要证明现有化学物质本身的结构会指引化学家进行必要的化学结构修改以实现当前的发明。本案中，请求人主张现有技术曾披露了fluvastatin作为一个先导化合物，因为它被认为具有优异的体外活性，并证明对体内胆固醇生物合成抑制活性相对较高。请求人认为，“普通技能的人”会考虑进一步优化 fluvastatin 可用的逻辑结构途径，以制造出由336 专利权利要求所涵盖的化合物 pitavastatin，并且该种优化对于普通技能的人来说仅仅是行业内的常规操作步骤。中国(深圳)知识产权保护中心 41 PTAB 认为，从 fluvastatin 到合成 pitavastatin 所需的

131、步骤并不构成请求人所称的常规优化步骤。修改 fluvastatin 结构并生成 pitavastatin 的过程将需要一系列的化学改变，每一步骤都有一系列可能的组合，需要大量的科学猜测并关注多种参数变化才能得到最终的化合物 pitavastatin。例如，如果仅关注将异丙基修改为环丙基，那么现有技术并没有明确指导拥有普通技能的技术人员使用环丙基，更未指导过在喹啉环的 2 位置放置一个环丙基以得到化合物 pitavastatin。3.判决结果 PTAB 作出书面决定，认为请求人并未证明具有合理的可能性表明336 专利的权利要求 1 和 2 因其显而易见性而无效，请求人的多方复审请求被驳回。4.典

132、型意义 在本案中，PTAB 对化学合成新物质的显而易见性进行了分析，并给出了明确的判断标准。在药用化合物的专利申请中，很多发明点集中在针对母核结构进行取代，从而获得更好的治疗效果。因此在创造性判断时，审查员经常使用“用一个已知的元素简单地替代另一个元素以获得可预知的结果”这一理论依据。此时对申请人来说，就需要着重强调这种替代的可预期的解决方案数量过于庞大而无法使得本领域技术人员集中在特定方向，或者缺乏合理的成功预期，甚至现有技术中可能存在相反教导。中国(深圳)知识产权保护中心 42 1.14 Carefusion Corporation v.Baxter International,Inc.,

133、IPR2016-01460-PTAB 1.案件事实 请求人：Carefusion Corporation 专利权人：Baxter International,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：034 专利权利要求 1 是显而易见的 Baxter International,Inc.持有 5,764,034 号（034 专利）美国专利，该专利公开了一种用于输液泵的电池电量计，它“不仅通过监测电压，还通过监测从电池中流出的电流大小来估计电池的剩余时间”。请求人对专利权人的034 专利的权利要求 1-4 和 9-12 提起了多方复审程序申请。PTAB 对权利要求 1-4 启

134、动了多方复审，理由是该权利要求与在先技术Layman 和 Gargano 的指引相比不具有显而易见性。2.法律分析 显而易见性的问题分析是根据基本事实确定的，考察因素包括：（1）现有技术的范围和内容；（2）权利要求的主题与现有技术之间的所有差异；（3）该技术对应的技术水平；以及（4）非显而易见性的客观证据。对于非显而易见性的客观证据，专利权人认为在034 专利之前不久提交的许多的专利客观地证明，034 专利申请提交时的行业常规认知是“监测电池电压，并根据低电池电压的测量在输液泵中触发低电池警报”。根据专利权人的说法，这表明034 专利与行业公认的认知背道而驰，客观地证明了034 专利的非显而易

135、见性。然而，PTAB 未采纳以上论点。PTAB 认为，同样在034 号专利之前提交的在先技术Layman明确公开了使用剩余电池运行时间指示器来警告操作者电池寿命即将耗尽。此外，同样在034 号专利之前提交的在先技术 Gargano 明确公开了当剩余电池时间达到预定水平时发出电池电量警告。因此，PTAB 不认为034 号专利与传统行业观念相违背。此外，被质疑的034 号专利权利要求并没有叙述究中国(深圳)知识产权保护中心 43 竟是什么指标触发了所声称的电量警报和提示。因此，专利权人所提供的证据不能够表明根据电压“触发任何低电量警报”的行业传统观念与被质疑权利要求的范围相违背，因此不能够否定被质

136、疑的034 号专利权利要求的显而易见性。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认请求人已通过优势证据的证明，对于普通技术水平的人来说，034 号专利权利要求 1 是显而易见的。4.典型意义 在本案中，PTAB 对034 号专利的显而易见性进行判定，通过对本专利的创新点与大量在先技术进行比对，得出034 号专利与在先技术比并没有体现出它在行业观念上的“背道而驰”，因此不能否认其显而易见性。专利申请人或专利权人往往试图提供多篇现有技术来证明现有技术中存在某种技术问题或技术偏见，但这种做法可以通过提供相反的文献而失效。中国(深圳)知识产权保护中心 44 1.15 Southwire Co.v.

137、Cerro Wire LLC,870 F.3d 1306-Court of Appeals,Federal Circuit 2017 1.案件事实 上诉人：Southwire Company 被上诉人：Cerro Wire LLC,fka Cerro Wire,Inc.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：维持原判，涉案专利无效 Southwire Co.拥有 7,557,301 号美国专利（301 专利），该专利涉及一种制造电缆的方法，将润滑剂掺入外护套中，使得润滑剂迁移到护套表面，从而减少安装所需的拉力，其权利要求 1 中有这样的限定，“成品电缆的特性是，在四块 24木块上的

138、相应孔中安装电缆所需的力至少比在相应孔中安装相同类型和尺寸的无润滑电缆所需的力减少 30%”。Cerro Wire LLC 对301 专利提起了多方复审请求，其中涉及的主要证据是6,160,940 号美国专利（940 专利），该专利描述了一种适合安装在电缆通道中的光纤电缆，并教导说为了减少电缆拉力的阻力，用于形成电缆的塑料材料可以包括一种减少摩擦的添加剂，例如脂肪酸和硅油，这种添加剂可以迁移到电缆护套的表面。但940 专利没有明确说明减摩添加剂可以将拉力降低“至少约30%”。专利审查与上诉委员会认为鉴于其他参考文献，940 专利的成品电缆“具有安装所述电缆所需的力至少减少 30%的特性”，因为

139、该特性“是按照方法步骤制造电缆的固有结果”（固有性）。并解释说如果所要求保护的产品和现有技术的产品是通过相同或基本相同的工艺生产的，则已经建立了在先公开或显而易见的初步证据。940 专利中的润滑剂将实现发明所声称的拉力减小，并教导了相同的方法步骤，即挤压由含有润滑剂的塑料材料形成的电缆护套，使得润滑剂迁移到表面护套的表面并润滑电缆与电缆通道任何表面之间的界面。专利审查与上诉委员会最终作出决定认为受质疑的权利要求无效。Southwire 向联邦巡回上诉法院提起上诉。2.法律分析 中国(深圳)知识产权保护中心 45 Southwire 认为专利审查与上诉委员会依据“固有性”作出显而易见性的裁定是错

140、误的。940 专利并没有固有地教导拉力至少减少约 30%，因为除非某项限制是必然存在的，即一直存在，否则就不是参考文献中固有的。因此，专利审查与上诉委员会认为本领域技术人员有理由选择润滑剂浓度以达到减少 30%拉力的效果，这与固有性相反，固有性要求的是确定性，而不是实验性。法院认同了 Southwire 关于委员会依据“固有性”作出显而易见性的裁定是错误的观点。其认为在显而易见性的背景下使用固有性必须仔细限制，因为“可能固有的东西不一定是已知的”，而未知的东西不可能是显而易见的。虽然法院承认固有性可以在显而易见性分析中提供缺失的权利要求限制，但有争议的限制必须存在才能被参考文献固有公开。专利审

141、查与上诉委员会没有引用任何证据表明，所要求的工艺必然会导致拉力降低 30%，而该工艺并不包含确保拉力降低的任何步骤。但是，法院认为专利审查与上诉委员会的错误是无害的。委员会进行了必要的基本事实认定，以支持显而易见性的裁定。委员会发现，权利要求的方法与940专利具有相同的步骤以实现相同的目的，即减少电缆的拉力以方便安装。仅仅因为940 专利未量化其所公开的实施例表明拉力的减小，并不能排除其工艺有可能实现至少 30%的拉力减少，特别是因为其声称的目的与301 专利的目的相同。没有证据表明根据940 专利所披露的工艺，所声称的拉力降低 30%是出乎意料或无法实现的。另外，拉力减少 30%的限制是在之

142、前的复审中通过修改添加到权利要求中的，目的是克服现有技术，而在最初的书面说明中似乎并没有对该限制进行重点描述。无论是专利本身还是 Southwire 在复审期间提供的任何证据都表明“至少减少约 30%”拉力的限制仅仅是一种旧工艺的观察结果，而不是为了避开现有技术工艺才写入权利要求中的。3.判决结果 涉案专利相对于现有技术不具备显而易见性，法院最终确认了委员会的决定，涉案专利被宣告无效。中国(深圳)知识产权保护中心 46 4.典型意义 现有技术的某个固有特征可以用来评价权利要求的创造性，但要认定某个特征是固有的，这个特征必然要出现在现有技术中，而不能仅仅通过推断其存在。对于方法权利要求，如果其方

143、法步骤和目的均与现有技术相同，而仅有对功能的限定与现有技术存在不同，除非能证明该功能是不可预期的或无法达到的，否则不具备显而易见性。对于以数值特征限定的权利要求更是如此，在多国实践中均有类似的判例，现有技术中实现了同方向的技术效果而没有限定具体的数值时，仅仅是指出特定的数值并不会使权利要求具有创造性。预料不到的技术效果或是协同效应等可以用来辅助建立数值特征限定的权利要求的创造性。中国(深圳)知识产权保护中心 47 1.16 GMG Products LLC v.Traeger Pellet Grills LLC,PGR2019-00034-PTAB 1.案件事实 请求人：GMG Product

144、s LLC 专利权人：Traeger Pellet Grills LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：833 专利的权利要求 1-10 有效 Traeger Pellet Grills LLC 持有 10,218,833 号美国专利（833 专利），该专利涉及一种“用于控制户外烧烤的移动应用程序”。该专利描述了用于远程控制烹饪的计算机系统，其中“软件应用程序被配置为可控制其他电子设备”。该计算机系统可以是一个“移动计算机系统”，它被配置为与远程计算机系统（如云计算机系统）以及电子控制的设备（包括烧烤或烟熏设备）通信。电子硬件控制器可以被配置为基于来自远程计算机系统的通信

145、来监控和控制设备的温度、烹饪周期和燃料燃烧速率等参数。请求人认为833 专利不具有可专利性，因为基于各种在先发明，833 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。请求人认为，833 专利下具有普通技能的人指“拥有计算机科学或等同领域的学士学位，并至少有两年与互联网连接、互联网内容交付、网络应用以及用户应用编程或网页界面设计相关的学术或行业经验，并熟悉智能家居电器”的人。而专利权人辩称，请求人对833 专利发明下“具有普通技能的人”的定义是不正确的，因为它没有考虑到发明的背景。专利权人认为“具有普通技能的人”是指特别关注户外设备控制的熟练工匠。2.法律分析 专利发明领域中的技能水平是一个事实

146、性的判断，它为显而易见性分析提供了客观性的保证。确定专利发明领域中普通技能水平时需要考虑的因素包括：（1）发明者的教育水平；（2）发明中遇到的问题类型；（3）在先发明对于那些问题的解决方案；（4）创新的速度；（5）技术的复杂性；和（6）该领域活跃工作者的中国(深圳)知识产权保护中心 48 教育水平。这些因素并不是完备的，它们仅仅是确定发明领域中普通技能水平的指导。PTAB 认为，833 专利在其背景中讨论“通过蓝牙无线电将允许与附近的电子设备通信，包括设备所有者的手机或平板电脑”。833 专利进一步描述“蓝牙无线电的范围限制要求设备的用户仍然需要在设备的一定近距离内活动”。因此，从833 专利

147、中可以明显看出，蓝牙作为一种通信技术，是先前的解决方案，用于允许与各种电子设备（包括家电和手机）通信。此外，833 专利的权利要求是针对各种元素（包括云、移动设备、发射器和接收器）之间的通信以及相应的软件应用。833 专利还解释，这些原则是“在云计算环境中实践的”。因此，PTAB 确定833 专利的技术复杂性决定其相关的普通技能水平是需要了解计算机系统，特别是与多个设备通信的云计算环境。所以，请求人对于833专利所对应的普通技能水平的意见更为恰当。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认833 专利所对应的普通技能水平为“了解计算机系统，特别是了解与多个设备通信的云计算环境”。4.典型意

148、义 在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定。“普通技能水平”的判定参考了多种因素，为显而易见性分析提供了客观性的保证。这点与中国实践具有区别，中国的本领域技术人员的定义作为一个虚构的概念，更多考虑的是其所知晓的技术知识，而不会将其特化为具体的人群。中国(深圳)知识产权保护中心 49 1.17 Google Inc.v.At Home Bondholders Liquidating Trust,IPR2015-00657-PTAB 1.案件事实 请求人：Google Inc.专利权人：At Home Bondholders Liquidating Trust 审理

149、机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：045 专利的相关权利要求并不因为显而易见性而无效 At Home Bondholders Liquidating Trust 持有 6,286,045 号美国专利（045 专利），该专利涉及一个存储在计算机网络上的信息系统，该系统允许通过连接到计算机网络的终端直接或通过中间设备（如本地或代理服务器）来访问这些信息。请求人认为045 专利不具有可专利性，因为基于各种现有技术，045 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。基于此，请求人认为，045 专利发明下具有普通技能的人至少应该有“计算机科学和/或相似领域的理学学士学位，或至少有 3 年

150、的基于网络的信息管理和交付系统的经验”。而专利权人在初步答复中辩称，请求人对045 专利发明下“具有普通技能的人”的定义是不恰当的，因为请求人提出的定义会包含一个“有 3 年网页设计经验的人”，而这与045 专利的主题内容没有关联。专利权人认为其专利发明下具有普通技能的人至少应该有“计算机科学或类似领域的理学学士学位，或有 3 年以上基于网络信息管理和交付系统编程的经验”。2.法律分析 在判断专利发明领域中的普通技能水平时，通常会对现有技术的普通技能水平进行参考并加以判断。此外，对于当前专利具有普通技能水平的人，他们会被默认为了解相关的现有技术。PTAB 通过对045 专利运行机理的考察，认为

151、045 专利的相关普通技术人员必须通过基于网络的信息管理和交付系统编程，来解决045 专利所描述的问题并实施相应的解决方案。因此，PTAB 认为该发明相关领域中的普通技能水平确实应包括至少 3 年的中国(深圳)知识产权保护中心 50 基于网络的信息管理和交付系统的编程经验。所以，对于045 专利，具有普通技能的技术人员至少应该拥有计算机科学或类似领域的学士学位，或 3 年基于网络的信息管理和交付系统的编程经验。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认045 专利所对应的普通技能水平为“至少拥有计算机科学或类似领域的学士学位，或 3 年基于网络的信息管理和交付系统的编程经验”。4.典型意义

152、 在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定。PTAB 会参考现有技术相对应的“普通技能水平”，并结合当前专利实施所需要的具体技能进行综合考虑。本案是另一个对普通技术水平进行定义的案例，可以看出对于普通技术水平的定义与发明内容紧密相关。中国(深圳)知识产权保护中心 51 1.18 FCA US LLC v.Signal IP,Inc.,IPR2015-01118-PTAB 1.案件事实 请求人：FCA US LLC 专利权人：Signal IP,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：PTAB 采纳了请求人对于普通技能水平的定义 Signal I

153、P,Inc.持有 5,463,374 号美国专利（374 专利），该专利涉及一个车辆远程控制系统和装置，通过该装置能够监测汽车的轮胎压力并同时使用无钥匙进入等特殊功能。374 专利描述了使用同一个信号接收器并使用一个通用的信号通信格式，因此信号接收微处理器可以轻松处理任何来源的传入数据。请求人认为374 专利不具有可专利性，因为基于各种现有技术，374 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。基于此，请求人认为，对于374 专利具有普通技能的人至少应该有“机械或电气工程学士学位以及一至三年的车辆电子经验，包括汽车部件设计的经验”。专利权人对请求人的看法提出异议，但未表明其对于“普通技能水平

154、”定义的看法。2.法律分析 在判断专利相对应的普通技能水平时，通常会考虑多种因素，包括“发明领域遇到的问题类型、针对各种问题的解决方案、创新的速度、技术的复杂性以及该领域活跃工作者的教育水平”。同时，现有技术也是判断当前发明所对应的普通技能水平的重要参考指标。本案中，请求人通过引用来自 Dr.Lall 的证言来表明其判断普通技能水平的依据。专利权人却主张 PTAB 应该给予 Dr.Lall 的证词较少的重视，因为该证词只引述了本科学位的广泛类别和经验年数，并没有提供对应关于普通技能水平的任何具体特定技能、学习或知识的任何解释。PTAB 认为，Dr.Lall 提供的关于374 专利普通技能水平的

155、证词并不是“结论性和/或缺乏事实依据”的，该证据的证明力并不会降低。Dr.Lall 关于“车辆中国(深圳)知识产权保护中心 52 电子经验”和“汽车部件设计经验”的证词表明，通常有技能的工匠会通过获得机械或电气工程学士学位来学习相关的技能，正如获得这些学位所要求的标准课程所教授的技能那样。Dr.Lall 还通过他在奥本大学机械工程系担任教授的职位的经历，提到了他对这些工科类课程的熟悉。PTAB 还认为，其采纳请求人对于普通技能水平的意见，是因为专利权人未提供任何对于“普通技能水平”的替代定义，也未能明确指出请求人所提供定义中不准确的地方。因请求人提出的“普通技能水平”定义与一个人为了理解和实施

156、374 专利及其现有技术所需的资格相一致，PTAB 采用了请求人提供的对于普通技能水平的定义。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认374 专利所对应的普通技能水平为“机械或电气工程学士学位以及一至三年的车辆电子经验，包括汽车部件设计的经验”。4.典型意义 在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定，PTAB 会参考专利领域证人的证言和证人本身的资质来综合考量。此外，若专利权人不能够提供对于“普通技能水平”具有说服力的定义，这也将对专利权人形成相对不利的局面。中国(深圳)知识产权保护中心 53 1.19 Celltrion,Inc.v.Genentech,I

157、nc.,IPR2017-01374-PTAB 1.案件事实 请求人：Celltrion,Inc.专利权人：Genentech,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：两项有争议的参考文件不属于与213 专利相关的现有技术 Genentech,Inc.持有 6,407,213 号（213 专利）美国专利，该专利于 2002 年6 月 18 日授予给发明人 Leonard G.Presta 博士和 Paul J.Carter 博士，标题为“制备人源化抗体的方法”。根据专利说明书，该专利涉及一种“制备和使用变种抗体的方法”，尤其适用于免疫学和癌症诊断和治疗领域。请求人对专利权人的

158、213 专利的多项权利要求提起了多方复审程序，其认为 Kurrle 和 Queen 1990 是213 专利的现有技术。专利权人认为，在 Kurrle 和Queen 1990 的公开之前，即在 1990 年 7 月 26 日之前，213 专利权利要求的每个元素都已经被实际应用。2.法律分析 为了确定一项发明有更早的优先日，专利权人必须证明该发明被更早地投入到实际应用中，或者发明人对该发明拥有更早的构思并在后续以勤勉的方式将其投入到实际应用当中。本案中，Kurrle 于 1990 年 12 月 19 日发表，而 Queen 1990 于 1990 年 7 月26 日发表，这两个日期都早于213

159、专利正文显示的最早可能的优先权日期 1991年 6 月 14 日。所以，专利权人必须证明213 专利在 Kurrle 和 Queen 1990 发表前已经被实际应用。投入实际应用是一个基于辅助事实认定的法律问题。要证明一项发明被实际应用，发明人必须证明（1）所构建的发明实施样品符合相关专利权利要求的所有限制；以及（2）发明人认识到该发明可用于其预期目的。为证明213 专利在 Kurrle 和 Queen 1990 发表前已经被投入到实际应用中，中国(深圳)知识产权保护中心 54 专利权人提供了如下证据：Dr.Carter 为他的笔记本中记录的寡核苷酸提出的DNA 合成请求，该请求被至少四名非发

160、明人授权、批准并证实；John Ridgeway Brady 的声明、笔记本和证词，证明他为 Dr.Carter 表达和纯化了六种人源化抗体变体，包括 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8；以及 Ann Roland、Tim Hotaling 和Monique Carver 的实验室笔记，记录了对变体 Fabs 和全长抗体变体的结合测定；Genentech 公司的一份内部备忘录，其中报告了 1990 年 8 月 8 日的会议记录（即在 Kurrle 的 1990 年 12 月 19 日出版日期很久之前，以及在 Queen 1990 的 1990年 7 月 26 日出版日期后的几周内）

161、，祝贺 Dr.Carter 和 Dr.Presta“以惊人的速度使抗 HER2 Mab 4D5 人源化”。PTAB 综合考虑专利权人提交的上述证据，认为专利权人已经充分地证明了在 Kurrle 和 Queen 1990 出版之前，其已经对 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8 进行了实际应用，因此 Kurrle 和 Queen 1990 不再是与213 专利权利要求相关的现有技术。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认 Kurrle 和 Queen 1990 不属于与213 专利权利要求相关的现有技术。4.典型意义 在本案中，PTAB 综合考察了专利权人提交的若干关于其专利发

162、明被优先投入实际应用的证据，以此排除了两项对专利有效性颇有威胁的现有技术。该案件对确定 AIA 之前申请案件的现有技术的范围具有重要的参考价值。虽然在 AIA 之后，美国专利法从先发明制转变为发明人先申请制，对于发明的实际做出日的认定将不再重要。但对于申请日为 2013 年 3 月 16 日之前的专利申请，该案例仍然具有重要的指引作用。尤其是对于药品等领域，专利到期的最后几年才是其收益的高峰期。中国(深圳)知识产权保护中心 55 1.20 Google LLC v.IPA Technologies Inc.,34 F.4th 1081-Court of Appeals,Federal Circ

163、uit 2022 1.案件事实 上诉人：Google LLC 被上诉人：IPA Technologies Inc.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：专利审查与上诉委员会在判断对比文件是否由他人完成时存在未解决的问题，撤销并发回重审 本案涉及 6,851,115 号美国专利（115 专利）和 7,069,560 号美国专利（560专利），这两项专利由 SRI International 分别于 1999 年 1 月 5 日和 1999 年 3 月17 日提交，后转让给 IPA Technologies Inc。这两件专利均将 David L.Martin 和Adam J.Che

164、yer 列为发明人。Google LLC 请求对两篇专利进行多方复审，认为基于 Martin 对比文件，争议权利要求是显而易见的。Martin 对比文件为 Martin、Cheyer 和 Douglas B.Moran（三人均为 SRI 的雇员）共同撰写的一篇题为“用开放代理架构构建分布式软件系统”的学术论文，该论文发表于 1998 年 3 月 2325 日召开的第三届智能代理和多代理技术实际应用国际会议的论文集上，并至少描述了115 专利和560 专利权利要求中所体现的部分技术。在115 专利的申请过程中，Martin 对比文件被引用作为现有技术。为获得授权，SRI 提交了 Martin 和

165、 Cheyer 的发明人声明，声称 Moran 不是 Martin 对比文件的共同发明人，从而使得 Martin 对比文件的作者与涉案专利的发明人相同，进而不能被作为现有技术。但是 Google 认为，Martin对比文件是他人的现有技术，因为它的发明人（Martin、Cheyer 和 Moran）不同于被质疑专利的发明人（Martin 和 Cheyer）。专利审查与上诉委员会启动了复审程序，在审理后认为 Google 未能提供足够的证据以证明 Moran 是 Martin 对比文件的发明人，因此 Martin 对比文件不能被视为现有技术，而 Google 请求书中的每项理由都基于 Marti

166、n 对比文件，因此委员会得出结论 Google 未证明任何受质疑的权利要求是无法申请专利的。Google 提起上诉。中国(深圳)知识产权保护中心 56 2.法律分析 根据 35 U.S.C.102（a）（pre-AIA）的规定，被用于评价一项涉案美国专利/申请是否具有专利性的现有技术不能与涉案专利/申请的发明人相同（完全相同）。所以，要使用 Martin 对比文件作为现有技术，需要证明其列明的作者之一 Moran是相关现有技术的共同发明人，从而使得 Martin 对比文件的发明人与涉案专利不完全相同。上诉法院认为在判断一项专利对比文件是否由他人完成时，必须：（1）确定所述专利对比文件的哪些部分

167、作为现有技术来预测涉案专利权利要求的技术特征；（2）评估这些部分“由他人”构思的程度；（3）确定他人的贡献与全部的公开内容相比是否足够大，足以使他成为所述专利对比文件所用部分的共同发明人。另外，本案中，如果 Martin 对比文件公开了涉案专利所要求的发明的关键技术特征，而 Moran 实际上为 Martin 对比文件中的发明主题做出了贡献，那么Moran 也为涉案专利的发明主题做出了贡献。IPA 可以通过添加 Moran 为发明人，这样 Moran 是 Martin 对比文件和涉案专利的共同发明人，那么 Martin 对比文件就不再是“他人”的现有技术。但如果 IPA 没有实际要求更正专利的

168、发明人，Cheyer 和 Martin 会被推定为真正且唯一的发明人，这样不能将采用上述的辩护理由。3.判决结果 本案中，Martin 对比文件可能构成现有技术使权利要求显而易见。Moran 的证词显示其对相应技术作出了创造性贡献。而 Cheyer 和 Martin 提供了与之相矛盾的证词。本案的问题在于 Moran 的证词最终是否应被采信，而专利审查与上诉委员会显然没有解决该问题。上诉法院最终决定撤销专利审查与上诉委员会的决定并发回重审。4.典型意义 关于发明人的制度是中美专利制度差异较大的一个地方。美国专利制度以发中国(深圳)知识产权保护中心 57 明人为中心进行设计，其中规定了严格的发明

169、人制度，体现了对于发明者智力成果的尊重。虽然现行的美国发明法案（AIA）将先发明制（first to invent）修改为发明人先申请制（first inventor to file），但无论是 pre-AIA 还是 AIA 中规定的专利现有技术均明确要求作为现有技术的专利/申请的发明人是“他人”，即与在申请专利相比，发明人应当完全不同或者部分不同。另外 pre-AIA 规定的“专利”以及“出版物”类的现有技术的发明人也限定为“他人”。而中国的专利法中规定的现有技术和抵触申请并没有关于发明人的描述，即使完全相同的发明人的在先专利/申请文献仍然有可能成为在后专利/申请的现有技术或者抵触申请。中国

170、(深圳)知识产权保护中心 58 1.21 Ex parte Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck,-PTAB,1.案件事实 上诉人：Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结

171、果：663 申请权利要求未丧失非显而易见性，审查员原判定被推翻 上诉人提交了 11/993,663 号（663 申请）美国专利申请，该申请涉及一种人体植入设备。663 申请的权利要求 28 描述了该发明的核心主题内容，其内容如下：一种可植入人体的血管通路装置，包括具有开口的形状记忆基底结构和具有开口的下部结构，下部结构适于细胞粘附、细胞移植和细胞增殖，用于将液体输入/输出人体或动物体。形状记忆基底结构和下部结构允许细胞在通路装置上和内部进行三维固定和整合。形状记忆基底结构和下部结构共同构成一个“大体呈圆锥形的主体（a generally conical body）”形状记忆基底结构作为圆锥形主

172、体的基部，适于接收针头；定位端构成圆锥形主体的顶点，适于定位所述针头的末端。专利审查员判定663 申请的多项权利要求不符合非显而易见性要求，认为663 申请所涉及的发明相对于现有技术 Lambrecht 和 Klein 来说是显而易见的。审查员驳回了上诉人的663 申请，上诉人对该决定提起了上诉。2.法律分析 本案上诉的全部焦点在于，审查员对 Lambrecht 结构的解释是否合理，其是否属于663 申请权利要求 28 中术语“大体呈圆锥形的主体”的含义范围。Lambrecht 结构与普通圆锥体的不同之处在于，Lambrecht 结构缺少一个圆形的底面和顶点，两者之间没有呈直线的旋转线。此外，

173、与普通圆锥体形状相比，Lambrecht 结构还缺少一个通道结构。中国(深圳)知识产权保护中心 59 PTAB 认为，“大体”一词允许发明设计偏离普通圆锥体的形状，特别要考虑到上诉人使用“大体”一词的目的是使权利要求能够涵盖他们的发明技术方案。考虑到上诉人披露的结构，锥体两侧线性上的不完美性并不能将其完全排除在“大体呈圆锥形的主体”范围之外。PTAB 认为，虽然上诉人在自己的公开材料中没有说明任何其他属于“大体呈圆锥形的主体”的类似结构，但同样可以认为 Lambrecht 结构缺少的通道结构只占据了其结构总体积的一小部分，也不会影响任何人对 Lambrecht 结构是否为锥形的认识。最主要的问

174、题在于，对于 Lambrecht 结构，其本质上也只是沿着圆锥底面直径和顶点之间进行平面切割而得到的半个圆锥体的形状。审查员没有提供任何事实证据来支持这样的说法，即根据上诉人的说明书，本领域的技术人员会将像 Lambrecht 结构这样最多类似于半个圆锥体的结构视为“大体呈圆锥形的主体”。审查员也没有提供任何明确的权利要求解释分析，也没有仔细研究说明书或任何其他参考文献，以证明在这一特定上下文中引用“大体”一词所涉及的适当范围和界限是为了使“大体呈圆锥形的主体”包括 Lambrecht 结构。鉴于以上原因，以及审查员没有依据其他参考文献为以上问题提供合理解释，PTAB 得出结论，审查员没有成功

175、承担证明663 申请的发明不具备可专利性的证明责任。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为审查员未能证明663 申请权利要求丧失了非显而易见性，推翻了审查员对该问题的原判定。4.典型意义 本案中，PTAB 通过对663 申请所涉及发明的“大体呈圆锥形的主体”的概念进行了分析。通过和对比文件的比较，因审查员未能充分履行其举证责任证明对比文件的结构也属于被挑战权利要求术语中的“大体呈圆锥形的主体”，审查员对663 申请的非显而易见性判定最终被撤销。审查员有时会根据其主观判断做出审查意见，在需要时可以要求审查员对其判断提供证据。中国(深圳)知识产权保护中心 60 可实施性可实施性 美国专利法

176、的可实施性（Enablement）要求是指专利申请必须提供足够的技术细节，使得该技术领域的一个普通技术人员在没有过多实验的情况下能够实施和使用所申请的发明。可实施性要求在美国专利法 112(a)条中明确规定，“发明人必须在专利申请中提供对其发明的主题内容的清晰、确切和完整的描述，以使该技术领域的一个普通技术人员不仅能够理解发明的主题，而且还能够实施和使用该发明”。分析可实施性需要考察的因素主要包含：发明的性质、技术领域人员的技能水平以及发明技术的不可预测性；现有技术的状态；权利要求的广度、是否缺乏指导和缺少实施案例；为实施专利所需的实验数量。可实施性确保公众能从专利制度中获益，获得足够的信息以

177、利用发明，并防止专利权人使用过于宽泛或抽象的描述来获得专利保护。下面以具体案例来说明，可实施性要求在专利无效中的应用。1.22 Grnenthal Gmbh v.Antecip Bioventures II LLC,PGR2018-00001-PTAB 1.案件事实 请求人：Grnenthal GMBH 专利权人：Antecip Bioventures II LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：268 专利的权利要求 3-30 因不具有可实施性而无效 Antecip Bioventures II LLC 持有 9,539,268 号（268 专利）美国专利，该专利披露了

178、一种含有唑来膦酸、化合物 1 和/或化合物 2 的药物组合物，该药物组合物可用于多种医学目的，例如治疗与骨骼、癌症和疼痛相关的疾病或状况。然而，268 专利只描述了一个实施案例，其中描述了化合物 1 和 2 的合成方法。请求人对268 专利的多项权利要求提起了授权后复审程序。对于权利要求 3-30，请求人认为该权利要求因不具有可实施性（enablement）而无效。2.法律分析 中国(深圳)知识产权保护中心 61 35 U.S.C.112（a）中规定“专利说明书应包含对发明以及制造和使用发明的方式和过程的书面描述，该描述应充分、清晰、简明和准确，使任何熟练掌握该发明所属技术或与该发明有最密切联

179、系的技术的人能够制造和使用该发明，并应阐明发明人或共同发明人所设想的实施该发明的最佳方式”。分析可实施性需要考察的因素包含：发明的性质、技术领域人员的技能水平以及发明技术的不可预测性；现有技术的状态；权利要求的广度、是否缺乏指导和缺少实施案例；所需的实验数量。分析可实施性的核心在于是否需要过多的实验来实施权利要求所主张的发明。PTAB 认为，268 专利说明书中没有提供任何一种符合权利要求范围所述生物利用度的剂型的相关制作指引。据了解，未经改良的唑来膦酸口服生物利用度低于 1%，而268 专利说明书没有公开任何唑来膦酸剂型的实践案例，也没有具体指明哪一种成分可将唑来膦酸的口服生物利用度从公认的

180、低于 1%的水平提高到权利要求范围内的水平。说明书中没有披露如何可靠地区分属于权利要求范围内的剂型和不属于权利要求范围内的剂型除非制备出这些剂型并测试其生物利用度来加以区分。268 号专利说明书中提供的唯一一个实例演示了化合物 1和 2 的合成过程，然而该实例不包含如何选择具有必要生物利用度的唑来膦酸剂型的指导。至于辅料，说明书中只说明可以通过标准制药方法来确定，除此以外没有更详尽的描述。对于实验数量，专利权人认为熟练的技术人员可以采用现有技术“Aronhime中确定的唑来膦酸的盐和其他形式”，并“使用常规测试筛选”每一种形式的“溶解度和溶解率，以剔除与四水唑来膦酸二钠性质不同的形式”。此外，

181、根据专利权人的说法，该技术人员可以对剩余的几种形式（远少于 Aronhime 中描述的 22种形式）进行可用性研究以确定哪些形式属于权利要求的范围。然而，PTAB 认为，为了执行上述专利权人所述的步骤以确定是否有一个剂型符合权利要求主张的生物利用度范围，大约需要一百万美元的成本和普通技术人员一年时间的努力，这已经构成了过度实验的典型情况。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认268 专利的权利要求 3-30 因不具有可实施中国(深圳)知识产权保护中心 62 性而无效。4.典型意义 专利可实施性是指一项专利申请在说明书中必须提供足够的细节和信息，使得一个在该领域具有一般技能的技术人员能够

182、在不需要进行过度实验的情况下制造和使用该发明。简而言之，专利的描述应当使技术人员能够复现和实施该专利所描述的发明。这是专利系统的一个重要要求，以确保公众能够从公开的专利中获得有价值的信息，并在专利权到期后能够使用和实践该发明，这也是保障专利公开换保护的制度设计的重要基础。在本案中，PTAB 列举了分析专利可实施性需要具体考察的因素，并对争议的权利要求可实施性进行了判定。中国(深圳)知识产权保护中心 63 书面描述要求书面描述要求 美国专利法的书面描述（Written Description）要求是指申请人在专利申请中必须以足够详细地描述展示他们确实发明了所申请保护的内容。根据美国专利法112(

183、a)条，发明人必须在专利申请中提供对其发明的主题内容的清晰、确切和完整的描述，以使该技术领域的一个普通技能者不仅能够理解发明的主题，而且还能够实施和使用该发明。对于是否符合书面描述要求，通常的判断方法是考察申请人的专利说明书是否合理清晰地向本领域的技术人员传达了发明人在申请日前已经拥有了权利要求所主张的发明。这一要求确保发明人确实拥有了其所主张的发明，而拥有的不仅仅是一个想法或概念，并为公众提供足够的信息，让公众在专利权到期后能够充分利用该技术。下面以具体案例来说明，书面描述要求在专利无效中的应用。1.23 Ariad Pharmaceuticals,Inc.v.Eli Lilly and C

184、o.,598 F.3d 1336-Court of Appeals,Federal Circuit 2010 1.案件事实 原告/被上诉人：Ariad Pharmaceuticals,Inc.,Massachusetts Institute of Technology,The Whitehead Institute for Biomedical Research,and the President and Fellows of Harvard College 被告/上诉人：Eli Lilly And Company 审理机构：美国联邦巡回上诉法院 判决结果：上诉法院认为涉案专利因不满足书面描述

185、要求而无效 6,410,516 号美国专利（516 专利）涉及转录因子 NF-B 对基因表达的调控。516 专利的发明人率先发现了 NF-B，并揭示了 NF-B 激活机体对感染做出免疫反应的基因表达的机制，并意识到人为地干扰 NF-B 的活性可以减轻某些疾病的有害症状，他们于 1989 年 4 月 21 日提交了专利申请，公开了他们的发现，并获得了通过降低细胞中 NF-B 的活性来调节细胞对外部刺激的反应的方中国(深圳)知识产权保护中心 64 法。原告对被告提起侵权诉讼，被告提出无效抗辩。联邦地区法院就侵权问题和专利有效性问题进行了审理，确认了侵权并认为所主张的权利要求有效。被告提起上诉，合议

186、庭推翻了陪审团关于书面描述的裁决，认为所主张的权利要求因缺乏 35 U.S.C.112 所要求的充分的书面描述而无效。原告就 112(a)是否规定了单独的书面描述（written description）要求进行全员重审，其认为该条款中未规定单独的书面描述要求，而只是为了确定可实施性（enablement）。而被告则认为根据先例，存在独立于可实施性的书面描述要求。2.法律分析 35 U.S.C.112(a)的描述如下：说明书应当包含发明的书面描述，并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且说明书还应当提出发明人所想到的实施其发

187、明的最佳实施方式。法院认为该条款的措辞支持单独的书面描述要求，而如果国会有意将书面描述作为确定可实施性的要求，那么法规的写法上会存在不同。该条款中包含了两个要求，（1）对发明的书面描述，（2）对制造和使用发明的方式和过程的书面描述。法院认为最高法院的先例也承认书面描述独立于可实施性，并认为单独的书面描述的存在与权利要求的功能并不冲突。权利要求书的主要功能是界定权利边界而不是描述发明，尽管其原始语言有助于描述，并在某些情况下满足描述要求。权利要求对发明进行定义和限定，而书面说明则对发明进行披露和教导。法院还认为，对书面描述的要求既适用于原始权利要求也适用于修改后的权利要求，并要求说明书客观地证明

188、申请人实际发明并拥有所要求保护的主题。法院接着指出，满足书面要求不仅仅意味着在说明书中重复权利要求语言。至于如何才能满足书面描述的要求，法院认为要从本领域技术人员的角度对说明书进行客观调查，说明书必须表明发明人确实发明了权利要求的发明。3.判决结果 中国(深圳)知识产权保护中心 65 联邦巡回上诉法院经审理后认为原告的宽泛权利要求因缺乏书面描述而无效，虽然权利要求涵盖了抑制 NF-B 调节的所有方法，但说明书仅使用了宽泛的功能性语言，只公开了假设的方法。换句话说，涉案专利描述的是一个问题，而不是一个解决方案。具体而言，模糊的功能描述和进一步研究的邀请并不构成对特定抑制剂的书面公开，涉案专利的公

189、开与其说是一个例子，不如说是仅仅提到了一个期望的结果。4.典型意义 本案中，联邦巡回上诉法院对 35 U.S.C.112(a)规定的书面描述和可实施性进行了分析，明确书面描述是一项单独的要求。书面描述要求权利要求的保护范围应当在说明书中有记载，当权利要求的范围较大时，如权利要求请求包括某一类的所有方法，而说明书中仅使用了功能性的语言进行描述，未给出此类方法中的具体实施例，则不能满足书面描述的要求。中国(深圳)知识产权保护中心 66 1.24 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00060-PTAB,1.案件事实 请求人：Supercell OY 专利权人：Gree

190、,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：287 专利权利要求符合书面描述要求 Gree,Inc.持有 9,694,287 号美国专利（287 专利），该专利涉及一种游戏服务器，可促进物品的获取。传统上，一直存在一种附属系统为使用网络的广告提供支持。在附属系统中，用户个人通过在网页上设置商品链接等方式来介绍卖方委托推广的产品，当其他客户点击链接等并通过购买等方式获得产品时，就会给该个人预先确定的奖励回报。由于许多顾客在决定购买商品时都会参考熟人的介绍或评价，因此该附属系统有很大的作用。287 专利唯一明确的“目的”是“提供一个游戏服务器，该服务器采用与游戏中物品的获取相关的

191、通知系统，从而能够促进该物品的流转获取”。请求人对287 专利提出了授权后复审，认为287 专利的每个独立权利要求都提到“基于通知，当从第二通信终端接收到首次的请求时，向第三通信终端发送通知”。申请人声称，此特定陈述缺乏书面描述的支持。2.法律分析 为满足 35 U.S.C.112（a）规定的书面描述要求，专利说明书必须充分描述并让本领域普通技术人员能够理解该发明，同时要“表明发明人确实已经发明出权利要求所主张的发明”。换句话说，专利申请人必须“合理清晰地向该领域的技术人员传达，在申请日之前，专利申请人已经掌握了该发明。参考书面描述，发明就是目前所主张的全部内容”。“这种描述不必逐字逐句地叙述

192、所主张的发明，但必不能够仅仅披露那些会使所主张发明变得显而易见的内容”。本案中，请求人认为，287 专利未能为在接收来自第二通信终端的首次物品请求时向第三通信终端发送通知，提供足够的书面描述。根据请求人的说法，专利说明书没有披露“在接收提供物品的请求时发送通知”。中国(深圳)知识产权保护中心 67 然而，PTAB 根据专利权人的主张，认为在实施287 专利的过程中，“通信终端无需询问通知目的地”，“通知被发送到第三通信终端，发送通知之前不需要任何额外的过程”，以及“在某些实例中可能会发生额外的过程，但这不是有必要执行的”。另一方面，PTAB 认为287 专利的说明书为“当基于通知从第二通信终端

193、接收首次提供商品的请求时，通知被发送到第三通信终端”提供了充分的书面描述。此外，专利权人还提供了一份证人证言，证明普通技术人员能够从287 专利说明书中充分地了解到如何实施该发明。PTAB 表示采信专利权人提供的证人证言，这也正是因为专利说明书中引述的内容侧面支持了该证人的这一观点。所以，PTAB认定287专利的说明书为该专利的实施提供了充分的书面描述。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为287 专利的权利要求符合 35 U.S.C.112（a）的书面描述要求。4.典型意义 美国专利的书面描述要求是指专利的说明书必须提供足够的细节，使一个在相应技术领域具有普通技术水平的人能够基于专利

194、的描述制造和使用该发明。这要求确保专利权人为公众提供了足够的信息来实现和使用发明，作为他们获得一定时期的独家权利的交换。本案中，PTAB 通过考察对一个游戏服务系统的运行机制、专利说明书描述的内容以及普通技术人员对说明书中所描述内容的接受程度，对该专利是否符合书面描述要求进行了判定。与创造性判断类似，书面描述要求也需要确定普通技术水平，因此，必要的证人证言对于书面描述的判断也是有利的。中国(深圳)知识产权保护中心 68 1.25 Ex parte Jeffrey Armitstead,-PTAB,1.案件事实 上诉人：Jeffrey Armitstead 审理机构：专利审

195、查与上诉委员会（PTAB）判决结果：287 申请的权利要求符合书面描述要求 上诉人 Jeffrey Armitstead 提交了 13/252,640 号（287 申请）美国专利申请，该申请涉及“睡眠呼吸紊乱模式的检测以及不同疾病状态模式之间的区分，如阻塞性睡眠呼吸暂停、中枢性睡眠呼吸暂停和 Cheyne-Stokes 呼吸以及混合性睡眠呼吸暂停”。专利审查员判定287 申请的多项权利要求不符合书面描述要求，驳回了上诉人的287 申请。审查员认为，独立权利要求 52 和 60 中对“呼吸指示信号”的叙述没有足够的书面描述支持，审查员称该术语“比说明书可支持的范围要宽泛得多”。审查员指出，权利要

196、求现在使用了更宽泛的术语来涵盖所有可以想象到的呼吸指示信号，而说明书只侧重于对换气信号的特定跳跃进行测定。上诉人对审查员的该决定提起了上诉。2.法律分析 对书面描述是否充分的基本判断方法是确定上诉人的专利说明书是否以合理的清晰度向本领域的技术人员传达了这样的信息：即截至申请日，发明人当前已经拥有了权利要求所主张的发明。PTAB 同意了上诉人的观点，即287 申请的专利说明书为“呼吸指示信号”的叙述提供了足够的支持，足以满足书面说明的要求。287 申请的说明书考虑使用“呼吸指示信号”来进行诊断，并将“通风信号”设定为示例信号而非必要信号。此外，287 申请公开了至少另一种信号，即氧饱和度信号，该

197、信号同样可用于诊断。因为这样的信号“也会经历通风信号所特有的典型增长和减弱的模式”，因此“可以将相同的模式识别技术应用于这两个信号”。基于以上原因，上述两个信号被包含在“呼吸指示信号”这一术语中，在说明书的原始披露中具有相应的明确书面描述支持。中国(深圳)知识产权保护中心 69 所以，PTAB 认定287 申请的说明书合理地向相关领域人员传达了在申请提交时，发明人已经掌握了如权利要求 52 和 60 所述的发明，287 申请的说明书为该专利的实施提供了充分的书面描述。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为287 申请的权利要求符合 35 U.S.C.112（a）的书面描述要求，推翻了审

198、查员对该问题的原判定。4.典型意义 专利的书面描述要求确保专利为公众提供了有关如何制作和使用发明的明确指导。本案中，PTAB 通过考察专利说明书描述的内容，对“呼吸指示信号”这一术语所涵盖的范围结合说明书进行分析，最终判定该权利要求符合书面描述要求。在自定义术语时，针对该术语进行多种实施方式的记载将有助于支撑术语的保护范围，从而满足书面描述要求。中国(深圳)知识产权保护中心 70 1.26 Amgen Inc.v.Sanofi,Supreme Court 2023 1.案件事实 上诉人（专利权人）：Amgen Inc.被上诉人：Sanofi 审理机构：美国最高法院 判决结果：涉案专利无效，维持

199、原判 本案件涉及能够降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平的抗体的专利，这种胆固醇被大众称为有害的胆固醇，因为它可能引发心脏病和中风等心血管疾病。PCSK9 是一种天然存在的蛋白质，它可以通过结合并降解从血液中清除 LDL-C的 LDL 受体。为了治疗高 LDL-C 患者，科学家们研究通过抗体抑制 PCSK9 的方法。安进（Amgen）和赛诺菲（Sanofi）两家制药公司各自研发了一种 PCSK9 抑制药物，并于 2011 年分别获得了其药物中使用的抗体的专利，每项专利都通过它们独特的氨基酸序列来描述相关的抗体。本案的争议涉及安进公司在 2014 年获得的另外两项专利 8,829,165 号

200、美国专利（165 专利）和 8,859,741 号美国专利（741 专利），这些专利与该公司在 2011 年获得的专利相关。这些后来获得的专利主张要求安进公司拥有“整个类别”的抗体，这些抗体（1）“与 PCSK9 上的特定氨基酸残基结合”，（2）“阻止 PCSK9 与 LDL 受体结合”。安进公司将确定的 26 种发挥这两种功能的抗体的氨基酸序列作为专利文件的一部分，并描述了两种方法一种被安进称为“路线图”，另一种被称为“保守替代”科学家们可以用这两种方法来制造其他具有权利要求中所述的结合和阻断功能的抗体。安进在 2014 年获得专利后，起诉赛诺菲侵权。赛诺菲回复称，其不对安进承担侵权责任，因

201、为根据专利法，安进的相关权利要求无效。35 U.S.C.112(a)规定要求专利申请人“以完整、清晰、简洁和准确的术语描述发明，以使本领域的任何技术人员能够制造和使用发明”。赛诺菲将安进概述的用于生成额外抗体的方法描述为只不过是一个反复试验的发现过程，因此认为安进的专利未能满足可实施性要求。安进并没有教会本领域技术人员如何制造这些抗体，却试图将潜中国(深圳)知识产权保护中心 71 在数百万种以上的抗体都纳入安进的保护范围，因此安进的专利没有满足可实施性要求。联邦地区法院和联邦巡回上诉法院都支持赛诺菲。2.法律分析 本案涉及专利法 112(a)条的规定，该条款对发明公开的内容和程度提出了要求，要

202、求以完整、清晰、简洁和准确的描述使本领域的任何技术人员能够制造和使用该发明。专利“交易”描述了这样一种交换：发明人为了公众利益，以“通过公开的方式将新设计和技术带入公共领域”为交换条件，获得有限期限的“免于竞争的保护”。专利法最开始便试图通过要求专利申请者提交一份“详细说明”，不仅要将该发明或发现与之前已知和使用的其他事物区分开来，而且要使工人或其他精通该技术或制造的人能够制造、建造或使用该发明或发现，来确保公众从这种交易中获益。若专利涵盖一整类工艺、机器、制造或组合物，说明书就必须让本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别。例如，在 Morse 一案中，法院认为 Morse 的电报系统专利的

203、某项权利要求过于泛泛，缺少法律依据，这主要归咎于，该权利要求涵盖了电报通信的所有手段，但说明书中并未明确描述所有这些手段的制造或使用方法。爱迪生的白炽灯则被控诉侵犯威廉索耶（William Sawyer）和阿尔邦曼（Albon Man）获得的专利，其涉及“碳化纤维或纺织材料”制成的“白炽导体”。但实际上索耶等人的碳化纸白炽灯因存在缺陷而失败。法院认为记录显示大多数纤维和纺织材料都不起作用，只有通过“艰苦的实验”，爱迪生才发现特定的竹子满足了所需的目的，因此“纸恰好属于纤维王国这一事实并没有赋予索耶等人对整个王国的主权”。假若发明人披露了纤维和纺织物质的“共同性质”，使其特别适应白炽灯照明，那么

204、这种宽泛的主张可能是允许的，然而，他们并未提供这样的信息。也就是说，说明书并不必须总是详细描述如何制造与使用所要求保护的类别中的每个单独的实施例，如果说明书还披露了“贯穿”该类产品的“某些一般性质”使其“特别适合于特定目的”，那么举出一个例子就足够了。中国(深圳)知识产权保护中心 72 就本案而言，安进的权利要求范围比其通过氨基酸序列识别的 26 种示例性抗体要广泛得多，安进未能实现其声称的所有目标。虽然安进试图垄断由其功能定义的一整类抗体每一种抗体都既能与 PCSK9 最佳结合点的特定区域结合，又能阻止 PCSK9 与 LDL 受体结合但这类抗体不仅仅包括安进已通过其氨基酸序列描述的 26

205、种抗体，还包括大量其他抗体。而其给出的两种方法仅是两种研究方法而已，第一种方法仅描述了安进自己寻找功能性抗体的试错方法，第二种方法也并无太大不同，要求科学家对已知有效抗体的氨基酸序列进行替换，然后检测得到的抗体是否有效。它们并不会让其他人能够制作和使用目标的功能组合，相反，这会让他们“随机试错发现”。3.判决结果 最高法院认为，安进未能使本领域技术人员能够制造和使用相关权利要求所定义的发明，维持了原审判决。4.典型意义 若申请的专利涵盖一整类工艺、机器、制造或组合物，则必须在专利说明书中详述，使得本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别，例如说明书中披露了的“贯穿”此类产品的“某些一般性质”赋

206、予其“特别适合于特定目的”的特性，那么只需举出一个具体实例，就足以达到目的。而提供的方法如果不能一定得到目标功能的产品，而是随机试错地发现，则并不能满足本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别的要求。中国(深圳)知识产权保护中心 73 确定性确定性 美国专利法的确定性（Definiteness）是指专利权利要求必须明确、清楚地定义所保护的发明范围，以便公众、专利审查员和法院能够理解其确切边界。据美国专利法 112(b)条，“专利的权利要求必须明确和有序地描述发明，并指出所主张的发明内容”。如果权利要求不满足确定性要求，那么该权利要求可能会被认为是无效的。确定性要求的目的是防止模糊不清或过于宽泛

207、的权利要求，确保专利权利的确定性和可预见性。下面以具体案例来说明，确定性要求在专利无效中的应用。1.27 Nautilus,Inc.v.Biosig Instruments,Inc.,572 US 898-Supreme Court 2014 1.案件事实 上诉人：Nautilus,Inc.被上诉人（专利权人）：Biosig Instruments,Inc.审理机构：美国最高法院 判决结果：将案件发回重审 本案涉及 5,337,753 号美国专利（753 专利），于 1994 年授权并转让给 Biosig Instruments,Inc。该专利涉及运动期间使用的心率监测器，解决了现有技术中由于

208、肌电干扰导致的心率监测器测量不准确的问题。工作原理是测量每只手检测到的均衡肌电信号，然后使用电路将相同的肌电信号相减，从而滤除肌电干扰。753 专利的权利要求 1 包含了对本次争议至关重要的限制，其涉及“心率监测器，供用户在运动设备和/或运动程序中使用”，权利要求中包括装有显示装置的圆柱形杆，包括差分放大器的电子电路，并且在圆柱形棒的每一半上，“以彼此间隔的关系安装”一个“带电”电极和一个“公共”电极。Biosig 向联邦地区法院提起专利侵权诉讼，指控 Nautilus,Inc.在未经授权的情况下销售含有 Biosig 专利技术的健身器材。当法院在听证会后确定专利权利要求的正确解释后，批准了

209、Nautilus 的简易判决动议，原因是权利要求术语“彼此有间隔关系”不满足专利法 112(b)对确定性的要求。而联邦巡回上诉法院认定中国(深圳)知识产权保护中心 74 只要该权利要求易于解释，且并非“绝对不明确”，那么该专利权利要求就满足了 112(b)的门槛，推翻了之前的决定并发回重审。2.法律分析 本案涉及专利法 112(b)对确定性的要求，就一项专利而言，若其权利要求书无法根据说明书和审查历史合理、确定地告知本领域技术人员该发明的范围，则该专利因不确定性而无效。双方一致认为，确定性的评价应基于相关领域技术人员的视角展开，相应的权利要求应根据专利的说明书以及审查历史来进行审视，而专利确定

210、性的考量则应始于专利申请的那一刻。但双方对 112(b)所允许的不确定性程度有多大存在分歧。确定性要求必须考虑到语言的固有限制。一方面，一定程度的不确定性是确保对创新的适当激励的代价，就专利而言，其不是针对律师，甚至不是针对一般公众，而是针对相关技术领域的人员。另一方面，专利必须足够精确，以将其所要求保护的范围明确告知公众，从而让公众知道他们还能得到什么，以避免企业和实验只有在面临侵权风险的情况才能进入不确定区域。最高法院认为，在处理专利的确定性问题时，联邦巡回上诉法院通过审查涉案专利的权利要求是否“可供解释”或“存在无法解决的语义不清”来进行判断，这可能会引起下级法院在判断该问题上的混乱，因

211、为它们并不能达到 112(b)所要求的确定性水平。最高法院认为，裁定权利要求的确定性标准应以“合理的确定性”（reasonable certainty）作为判断依据，应参照用以描述该专利发明的说明书及其审查历史来解读。在此解读下，若无法以具有合理确定的方式，告知本领域技术人员有关该专利所请求保护的范围，则属于不满足确定性的要求。3.判决结果 最高法院重新确定了判断确定性的标准，将案件发回重审。4.典型意义 本案重新明确了专利确定性标准，即参照用以描述该专利发明的说明书及其中国(深圳)知识产权保护中心 75 审查历史来解读。在此解读下，若无法以具有合理确定的方式，告知本领域技术人员有关该专利所请

212、求保护的范围，则不满足确定性的要求。本案的裁决提高了专利权利要求确定性的审查标准，也意味着专利申请撰写人在专利申请权利要求中应使用更加清晰和更精准的语言，否则将会面临被美国专利商标局驳回或被法庭裁决无效的风险，对于美国专利申请权利要求文字用语的拿捏以及说明书的公开需要更加谨慎。中国(深圳)知识产权保护中心 76 1.28 BASF Corporation v.Ingevity South Carolina,LLC,PGR2020-00037-PTAB,1.案件事实 请求人：BASF Corporation 专利权人：Ingevity South Carolina,LLC 审理机构：专利审查与上

213、诉委员会（PTAB）判决结果：553 专利无不确定性 Ingevity South Carolina,LLC 持有 10,323,553 号美国专利（553 专利），该专利名为“蒸发燃料蒸气排放控制系统”，描述了使用活性炭来吸附从机动车辆燃油系统排放的燃油蒸气并减少碳氢化合物空气污染的罐式系统。吸附的燃油蒸气可以“通过用环境空气（当发动机打开时）冲洗罐式系统来从活性炭中解吸，从而从活性炭中去除”，然后这种再生的碳就准备好吸附额外的燃油蒸气。请求人对553 专利提出了授权后复审，认为553 专利的多项权利要求因具有不确定性而无效。2.法律分析 根据 35 U.S.C.112，专利的权利要求必须是

214、明确和特定的，以便公众可以知道哪些技术是被保护的，哪些技术不属于该专利的保护范围。如果专利的权利要求，基于技术说明书以及申请历史，不能以合理的确定性告知那些在该领域有专长的人员关于发明的范围，则该专利因具有不确定性而无效。请求人认为，受争议权利要求中的术语“有效的递增吸附容量（IAC）”是不明确的，因为553 专利披露了两种不同的方法用于计算有效的 IAC，McBain（使用重量计仪器）和 ASAP 2020（使用容量计仪器）。请求人认为，这两种方法得到的 IAC 的值有很大的差异，而且在该领域的普通技术人员不会知道应该选择哪种方法。请求人提出了一个第三方测试证据，表明使用两种方法测试三种不同

215、吸附材料在有效的 IAC 上产生了约 12%14%的差异。专利权人认为，只要固定了吸附物的种类、浓度和温度，IAC 就是固定不变的物理参数，即指定以上三个决定性的变量反过来就固定了给定吸附剂的 IAC。因此，专利权人认为，553 专利权利要求所述的有效 IAC 是一种独立于测量技中国(深圳)知识产权保护中心 77 术的基本属性。专利权人和其证人 Dr.Rockstraw 以几篇同行评审的出版物作为证据，证明如果仪器准确且遵循适当的实验原则，具有该领域常规技能的人知道使用重量计仪器和容量计仪器测量的 IAC 是等效的。PTAB 采纳了上述专利权人的观点，即使用重量计仪器和容量计仪器测量 IAC

216、是等效的，不会影响553 专利的确定性。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，认为553 专利不会因为具有不确定性而无效。4.典型意义 专利的“Indefiniteness”（不确定性）是指专利权要求中的语言不明确或含糊，以致那些在技术领域具有普通技能的人无法确定其范围和内容。如果一个专利权利要求被认为是不确定的，那么这个权利要求可能会被视为无效，这是为了确保公众不会因为模糊的专利权利要求语言而面临不公平的侵权风险。本案中，PTAB就如何判断专利权利要求的不确定性作出了判决。通过仪器来测量的指标可能因测量方法的原理、执行的仪器、甚至操作的人员而产生差异，但这种差异并不能认为是指标本身的不确

217、定性。一般而言，这些指标只要是物质的固有性质，则其将因物质的属性而具有确定性。中国(深圳)知识产权保护中心 78 1.29 Samsung Electronics America v.Prisua Engineering,948 F.3d 1342-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事实 上诉人：Samsung Electronics America,Inc.交叉上诉人：Prisua Engineering Corp.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：部分确认，部分推翻发回重审 2010 年，Yolanda Prieto 博士

218、申请了一项专利并于 2014 年获得 8,650,591 号美国专利（591 专利）授权，专利名为用于在交互式应用中嵌入用户数据的视频功能数字设备，旨在通过用至少一个不同的对象替换原始视频流中的至少一个对象，从原始视频流中生成经过编辑的视频数据流。随后，Prieto 成立了 Prisua 将专利发明商业化。2016 年，Prisua 起诉 Samsung 侵权其专利权，Samsung 以四个不同的理由对591 专利的权利要求 1-4、8 和 11 提起了多方复审，PTAB 最初决定仅审查名为 Sitrick 的美国专利申请是否使权利要求 11 变得显而易见，而拒绝对权利要求1-4 和 8 进行

219、审查，因为无法确定这些权利要求的范围。但是，随着最高法院对 SAS Institute,Inc.v.Iancu 案作出裁决，要求当 PTAB提起多方复审时不得挑选要解决的权利要求，必须解决请求人质疑的每项权利要求的可专利性。因此，PTAB 决定修改其决定，以纳入所有受质疑的权利要求和请求书中提出的所有理由，并允许双方就新增加的权利要求和理由提交补充证据。双方的争议主要在权利要求 1-4 和 8 是否明确的问题上，Prisma 认为由于Samsung 未能证明其是明确的，PTAB 不应该对权利要求适用现有技术，PTAB也没有法定权力在 IPR 期间以权利要求具有不确定性为由取消权利要求。作为回应

220、，Samsung 敦促 PTAB 取消权利要求 1-4 和 8，因为根据在 IPXL 案中的分析，这些权利要求是不明确的，另外，Samsung 认为即使 PTAB 不能以不确定性为由取消权利要求，它仍然可以比对现有技术和权利要求。PTAB 审理后最终作出书面决定，权利要求 1-4 和 8 是不明确的，委员会不能在在先公开和显而易见分析中比对现有技术和权利要求，因此，三星未证明权中国(深圳)知识产权保护中心 79 利要求 1-4 和 8 在任何所主张的理由下均不可获得专利，权利要求 1-4 和 8 维持有效。而权利要求 11 根据 Sitrick 是显而易见的，不具有专利性。在上诉中，Samsu

221、ng 对 PTAB 不取消涉案专利中的不明确的权利要求提出了质疑，另外，认为应引入现有技术应用于这些权利要求。2.法律分析 本案重点是关于在多方复审程序中，被质疑的权利要求存在不确定性问题的情况。首先是在多方复审程序中取消不明确的权利要求的问题。根据 35 U.S.C.311（b）的规定，在多方复审中，只能以根据 102 或 103 条提出的理由，并且仅以包含专利或印刷出版物的现有技术为基础，才可以请求取消一项或多项专利权利要求。因此，法院认为 Samsung 作为请求人不得在多方复审程序请求取消不明确的权利要求。在 Cuozzo Speed Techs.,LLC v.Lee 一案中，最高法院

222、称专利局在多方复审中以 112 条规定的不确定性为由取消专利权利要求的行为超出了其法定范围。在SAS 案中，最高法院也解释道，国会选择由申请人而不是局长来界定 IPR 程序的轮廓，即决定从提起到结束的整个诉讼过程的范围的是申请人的争论而非局长的自由裁量权。因此 PTAB 也不能自行取消这些不明确的权利要求。然后是关于不明确问题及对新颖性和创造性审理的影响。PTAB 认为“数字处理单元”限定援引了美国专利法 112 条第 6 款的“功能性限定（means-plus-function）”权利要求，法院认为该观点错误。判断是否可以适用该条款的重点在于权利要求的文字是否足够清楚毫无疑义，使得本领域技术

223、人员明确地理解其结构。如果证明权利要求术语未能“描述足够明确的结构”或描述“功能但没有描述用于执行该功能的足够结构”，则可以适用该条款。而本案中，PTAB 并未证明本领域相关技术人员会将“数字处理单元”理解为只具有纯功能性，事实上，Prisua的证词中指出权利要求中所述的“数字处理单元”是本领域技术人员普遍熟悉的图像处理设备。另外，PTAB 认为权利要求将装置和方法的要素混为一谈（IPXL 问题），因此权利要求是不明确的，不能比对现有技术与权利要求，法院认为该观点也存在中国(深圳)知识产权保护中心 80 问题。IPXL 问题是权利要求将装置和方法的要素混为一谈，使得权利要求对于确定何时发生侵权

224、而言是不明确的，但这仅仅表明该权利要求因不确定性而被宣告无效，而它没有谈到权利要求是否也因为显而易见而无效，无论它是否被视为针对装置或方法。因此它并不妨碍 PTAB 根据 102 条和 103 条的理由裁决可专利性。3.判决结果 法院认为，PTAB 在不确定性问题的认定和对权利要求 1-4 和 8 的根据 102条和 103 条的审理上存在错误，将其发回重审。同时，法院认为，PTAB 对权利要求 11 不具有专利性的问题上审理正确，对该裁决进行了确认。4.典型意义 根据美国专利法和相关判例的规定，IPR 程序中涉及的无效理由仅有 102 条和 103 条规定的新颖性和创造性问题，请求人不能在

225、IPR 程序中提起其他理由，如不明确，PTAB 在 IPR 程序中也不能依据其他理由作出无效决定。另外，权利要求的不确定性问题，并不会影响新颖性、创造性问题的审理，PTAB 应当正常引入现有技术文件对新颖性、创造性问题进行审理。中国(深圳)知识产权保护中心 81 1.30 Grace Instrument Indus.v.Chandler Instruments,57 F.4th 1001-Court of Appeals,Federal Circuit 2023 1.案件事实 原告/上诉人：Grace Instrument Industries,LLC 被告/被上诉人：Chandler In

226、struments Company,LLC 审理机构：美国联邦巡回上诉法院 判决结果：联邦地区法院的不确定性认定错误，撤销并发回重审 当钻油井时，钻井液用于驱动钻头并将钻屑带回井表面，钻井液的粘度对于油井的作业至关重要，粘度太高则难以泵送；粘度太低则流体无法将钻屑带回地面。因此在使用钻井液之前，首先要使用粘度计测量钻井液的粘度，粘度计模拟的是井下条件，即钻井时钻头处的温度和压力。本案涉及美国 7,412,877 号专利（877 专利），该专利由 Grace Instrument Industries,LLC 所有，其权利要求 1 和权利要求 4 分别提出了一种加压装置和一种粘度计，其中包括一个

227、“扩大腔室具有缩小的开口（an enlarged chamber with reduced openings）”。Grace 起诉 Chandler Instruments Company,LLC 侵犯其专利权，Chandler 进行无效抗辩，联邦地区法院发布了权利要求解释令，认为权利要求 1 和 4 中的术语“扩大腔室（enlarged chamber）”一词是不明确的，扩大是一个程度术语，必然要与某个基准进行比较，而专利中并没有为本领域技术人员提供必要的客观界限的。联邦地区法院作出决定，由于“扩大腔室”的不确定性，涉及的多项权利要求无效。Grace 上诉至联邦巡回上诉法院。2.法律分析 权

228、利要求的解释要求在包括说明书在内的整个专利的上下文中确定本领域技术人员如何理解权利要求术语。首先要考虑权利要求本身的语言，还必须结合说明书来理解，还应考虑专利的审查历史。并可依赖字典定义，只要字典定义与专利文件中的任何定义，或通过阅读专利文件确定的任何定义不矛盾。但法院同时指出，如果从内部证据中可以清楚地了解权利要求术语的含义，则没有理由讨中国(深圳)知识产权保护中心 82 论外部证据。本案中，877 专利的说明书及审查历史指导我们了解“扩大腔室”的含义该“扩大腔室”足够大，以防止加压流体在加压过程中进入压力容器的下部（即测量测试样品粘度的部位）。换句话说，在预加压阶段，“扩大腔室”必须能够容

229、纳足够多的样品流体，这样在加压过程中，样品流体的液面就不会低于“扩大腔室”的底部，也就不会进入粘度计的下部测试区域。这种设计可确保加压流体和压缩样品流体的任何混合都发生在放大腔内，而不是下部测试部分。因此，在本专利的上下文中，“扩大腔室”并不要求腔体比某个基准物体大，而是必须大到足以实现特定功能。因此，虽然“扩大腔室”不是一个技术术语，但通过内部证据足以引导技术人员理解877 专利中使用的该术语的含义。联邦地区法院错误地依赖了外在证据（即字典定义），这与本领域技术人员通过阅读内部证据确定的“扩大腔室”的范围和含义相矛盾。在说明书中，发明人可能会对权利要求术语给出特殊定义，该定义可能与其原本具有

230、的含义不同。在说明书对权利要求术语的含义做出指示的情况下，应当以发明人的定义或说明为准，即使该说明与字典等外部证据相冲突。3.判决结果 在内部证据存在对“扩大腔室”解释的指导的情况下，联邦地区法院依赖外部证据进行解释的方式存在错误，上诉法院决定撤销联邦地区法院关于认定“扩大腔室”不明确的裁决，撤销无效决定并发回重审。4.典型意义 在对权利要求进行解释时，可以使用内部证据，如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等，也可以使用外部证据如专家证人、字典、教科书等帮助进行解释。但本案中强调了，使用内部证据进行解释的优先级高于外部证据，当内部证据给出了解释权利要求的指示，可以不使用外部证据。如当说明书中

231、给出了权利要求中的术语不同于技术词典的定义时，要根据说明书的定义解释该术语而非通过技术词典进行解释。中国(深圳)知识产权保护中心 83 权利要求解释权利要求解释 专利权利要求解释（Claim Construction）是指明确权利要求中各技术特征或者术语的含义，从而确定申请人或者专利权人要求保护的技术方案，也就是专利权的保护范围。在专利无效程序当中，权利要求解释是确定专利无效争议的关键步骤。在专利无效程序当中，审查和裁判机关会遵循一定的规则来对权利要求术语进行解释。下面以具体案例来说明，权利要求的解释规则在专利无效中的应用。1.31 Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,a

232、nd Twitter,Inc.v.Software Rights Archive,LLC,IPR 2013-00478-PTAB 1.案件事实 请求人：Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,and Twitter,Inc.专利权人：Software Rights Archive,LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：352 专利的权利要求 26、2830、32、34、和 39 无效 Software Rights Archive,LLC 持有 5,544,352 号美国专利（352 专利），该专利涉及一种对数据库进行计算机化研究的方法，该方法通过使用邻

233、近度索引技术来索引数据，从而改进搜索方法。根据352 专利，邻近度索引技术的原理为生成关于数据库中数据之间的关系、模式和相似性的快速参考。根据352 专利的权利要求 26，“基于对象与数据库中其他对象的直接关系，为数据库中的每个已识别对象创建首个数值表示（numerical representations）；存储首个数值表示以用于计算机化搜索；分析数据库中对象之间或之中存在的间接关系的首个数值表示；基于对首个数值表示的分析生成每个对象的第二个数值表示；存储第二个数值表示以用于计算机化搜索；使用计算机和存储的第二个数值表示搜索数据库中的对象，搜索识别数据库中的一个或多个对象”。在口头辩论中，双方

234、对于“数值表示”这一术语的含义产生了分歧。专利权人认为“数值表示”仅包含使用阿拉伯数字来表示，而请求人则认为“数值表示”中国(深圳)知识产权保护中心 84 不仅包括阿拉伯数字，还包括使用字母来表示。2.法律分析 对于专利权利要求，解释的原则为按照其被发明时相关领域的普通技术人员所理解的“通常和习惯的含义”进行解释。在确认一项有争议的权利要求术语的限制性含义时，审查机构会主要参考现有证据、检查权利要求语言本身、权利要求的书面描述以及专利申请的历史记录。但需要重点注意的是，一个权利要求术语的“通常和习惯的含义”将作为解释过程中一个重大的假设前提。本案中，专利权人并未直接就“数值表示”这一术语的含义

235、给予明确清晰的解释，但其将该术语解释为排除可能包含字母的字符串。在口头辩论中，专利权人确认其“数值表示”这一术语仅能够使用数字表示而不能用字母表示。请求人则认为“数值”包括任何计算机可以处理和分析的二进制或数字数据的表示。因此，请求人的解释并不限于只由数字组成的表示。在口头辩论中，请求人争辩说，将一个数字加入一个字符串足以使该字符串成为一个“数值表示”。PTAB 认为，请求人对于“数值”一词的解释过于宽泛且与专利说明书不符。虽然“numerical”一词的一个词典定义是“与数字或一系列数字有关”，但它也可以指“用数字表示或由数字计算”。352 专利说明书与后一种对“numerical”一词的解

236、释是一致的。在初始提取子程序中，数据库的“完整文本对象”被编号为“从 1 到 n 的阿拉伯数字”。这些数字被用来创建向量和矩阵，然后通过各种算法运行。之后通过“计算”出“数值因子”以确定“值”。这种对计算和值的强调，以及使用计算机算法的处理，使 PTAB 得出结论，即在352 专利说明书中使用的“numerical representation”必须仅指数字，以便计算机使用数学算法处理这些表示。PTAB 还认为，请求人试图将说明书中“数值表示”与“West key number”系统联系起来的尝试也是不具说服力的。虽然352 专利说明书的确讨论了“West key number”系统，并且这些

237、“West key number”包括字母，但没有迹象表明专利权人打算将权利要求的“数值表示”与说明书背景部分中讨论并区分的“West key number”系统联系起来。中国(深圳)知识产权保护中心 85 3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认352 专利权利要求 26 中关于“数值”的含义仅包含阿拉伯数字，不包含字母等其他字符。4.典型意义 在本案中，PTAB 通过对字典含义和专利说明书等材料的参考，对有争议的权利要求术语的含义予以判定，这些材料对我们撰写权利要求时确定术语的解释范围具有重要的参考价值。在权利要求出现之前，专利仅仅只有说明书，其保护范围仅仅依据说明书与现有技术的区别

238、。因此，即使现在以权利要求文本来确定保护范围，说明书天然是解释权利要求的优选文本，因此根据说明书中对术语的定义和使用场景，可以更好地确定术语的范围。中国(深圳)知识产权保护中心 86 1.32 Vtech Communications,Inc.,and Uniden America Corporation v.SHPERIX Incorporated,IPR2014-01431-PTAB 1.案件事实 请求人：Vtech communications,Inc.,and Uniden America Corporation 专利权人：Shperix Incorporated 审理机构：专利审查与

239、上诉委员会（PTAB）判决结果：599 专利的权利要求 1-7 和 18 无效 Shperix Incorporated 持有 5,581,599 号美国专利（599 专利），该专利涉及一种拥有交互式无线电话手柄和相关基站的电话系统。请求人针对599 专利提出多方审查申请，并表示599 专利在得克萨斯州北区联邦地区法院审理的一桩案件（Spherix Inc.v.VTech Telecomm.,Ltd.,No.3:13-cv-3494-M）中也是争议对象。请求人对于专利权人在联邦法院的相关案件中提交的权利要求解释未提出任何异议。本次多方审查中，专利权人敦促 PTAB 采用联邦法院的权利要求解释。

240、2.法律分析 对于已过期的专利权利要求，通常会根据整个专利披露内容的上下文，就像该领域的普通技术人员所理解的那样，按照一般和习惯的含义对权利要求进行解释。但是，尽管联邦地区法院对所涉及专利权利要求的解释具有指导意义，PTAB仍然不受该具体解释内容的直接约束。PTAB 注意到，此次多方审查各方提交的论点和证据与联邦地区法院程序中所提出的不同。例如，专利权人在联邦法院程序中辩称，“第一处理器手段”和“第二处理器手段”的解释不受“手段加功能”的限制。但是，在这次多方审查中，专利权人敦促 PTAB 将这些权利要求解释为“手段加功能”的限制。虽然 PTAB 通常不受对争议权利要求之前的司法解释约束，但这

241、并不意味着PTAB没有义务承认或评估是否与该权利要求术语的一般和习惯含义的解释方式所一致的那种司法解释。基于当前证据，PTAB 认为此处所争议的专利性问题的中国(深圳)知识产权保护中心 87 决定与联邦地区法院的权利要求解释之间没有不一致性。3.判决结果 基于以上原因，PTAB 未直接采用联邦地区法院对于本案争议权利要求的解释。4.典型意义 本案说明了PTAB对于联邦地区法院在之前案件中对所争议的权利要求解释的处理态度。PTAB并不直接受前案中联邦地区法院的权利要求解释方式的约束，PTAB 仍可以针对个案对权利要求自己独立进行解释。需要注意的是，PTAB 对于权利要求的解释最初是采用授权程序中

242、的最宽合理解释，而法院采用的是 Philips 标准。对于 PTAB 所采用的解释标准，曾有最高法院的判例确认其是专利商标局作为一个行政部门可以根据法律条文合理制定的规定。但 2018 年，专利商标局正式公告修改 PTAB 程序中权利要求解释的标准，与法院保持一致，采用 Philips 标准。中国(深圳)知识产权保护中心 88 1.33 Teva Pharmaceuticals USA v.Sandoz,Inc.,574 US 318-Supreme Court 2015 1.案件事实 请求人：Teva Pharmaceuticals USA,INC.,et al.被请求人：Sandoz,IN

243、C.,et al.审理机构：美国最高法院 判决结果：联邦巡回上诉法院适用重新审查的标准错误，撤销并发回重审 Teva Pharmaceuticals 及其相关公司拥有一项多发性硬化症药物 Copaxone 的生产方法的专利，其权利要求1中限定了Copaxone药物中的有效成分copolymer-1，并先限定了其“分子量为 5 千至 9 千道尔顿”。Sandoz 试图在市场上销售 Copaxone 的仿制药，Teva 以专利侵权为由提起诉讼。Sandoz 抗辩称专利无效，具体而言，Sandoz 认为 Copaxone 有效成分copolymer-1 的“分子量为 5 千至 9 千道尔顿”这一权利

244、要求存在 35 U.S.C.112 2 规定的不确定性，因为它没有说明使用了三种计算方法中的哪一种来确定分子量（1）与 copolymer-1 最相关的分子的重量；（2）构成 copolymer-1 所有分子的平均重量；（3）构成 copolymer-1 所有分子的加权平均重量，其中较重的分子占有更高权重。联邦地区法院审理后认为，本领域技术人员可以理解“分子量”一词指的是通过第一种方法计算出的分子量，专利权利要求足够明确，因此专利有效。在上诉中，联邦巡回上诉法院重新审查了联邦地区法院对于权利要求解释的所有方面，包括对辅助事实的确定，但其得出了相反的结论，即分子量一词是不明确的，该专利应当无效。

245、2.法律分析 本案的争议焦点是，联邦巡回上诉法院对联邦地区法院用于支持权利要求范围解释所作出的事实认定采用“重新”审查的标准加以审查，是否正确。根据联邦民事诉讼规则，上诉法院不得撤销联邦地区法院的事实认定，除非这些认定明显错误。法院认为，当联邦巡回上诉法院审查联邦地区法院在解释专利权利要求的过程中所作出的辅助事实认定时，必须适用“明显错误”标准，而中国(深圳)知识产权保护中心 89 非“重新审查”标准。除非存在明显错误，否则联邦巡回上诉法院有义务接受联邦地区法院的调查结果，规则中并没有规定例外情况，也没有将某些类别的事实调查结果排除在外，因此该规则适用于辅助事实和最终事实。即使规则例外是允许的

246、，也没有任何理由创建该规则的例外，因为例外情况往往会损害联邦地区法院判决的合法性。另外，在 Markman 案中，法院认为权利要求解释的最终问题在于法官而不是陪审团，但它并没有因此为管辖上诉事实事项审查的普通规则创造例外。相反，法院指出，法官在解释专利权利要求时所从事的任务与法官在解释其他书面文书（例如契约、合同或关税）时所从事的任务大致相同。在审查用于解释权利要求范围的辅助事实认定时，如何适用“明显错误”标准？最高法院指出，当联邦地区法院仅基于内部证据来解释权利要求时，这完全是法律问题，上诉法院可以对该解释进行重新审查。如果联邦地区法院需要参考外部证据，如了解相关时期的科学背景或相关技术中某

247、一术语的含义等，而这些辅助事实又存在争议，法院就需要对外部证据进行辅助事实认定。联邦地区法官在裁定事实争议后，将根据其认定的事实解释专利权利要求，该最终解释是一个法律问题，联邦巡回上诉法院可以对其进行重新审查。但要推翻联邦地区法院对辅助事实的认定，联邦巡回上诉法院必须确认联邦地区法院在事实认定方面存在明显错误。3.判决结果 本案中，联邦巡回上诉法院在没有发现联邦地区法院存在明显错误的情况下进行重新审查，最高法院决定撤销联邦巡回上诉法院的判决，将案件发回重审。4.典型意义 本案中，最高法院指出，基于外部证据，如专家证人、字典、教科书等解释权利要求的范围时，当这些外部证据存在争议时，联邦地区法院对

248、此将做出辅助事实认定。在上诉中如想推翻该认定将以“明显错误”的标准进行审查，推翻该认定的难度大大增加。而基于内部证据，如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等来解释权利要求，则属于纯法律问题，上诉法院可以采用“重新审查”的中国(深圳)知识产权保护中心 90 标准，更容易被推翻。本案的判决显著提高了外部证据在权利要求解释中的重要程度。中国(深圳)知识产权保护中心 91 1.34 Samsung Electronics Co.,Ltd.and Google LLC v.Iron Oak Technologies,LLC,IPR2018-01552-PTAB 1.案件事实 请求人：Samsung E

249、lectronics Co.,Ltd.and Google LLC 专利权人：Iron Oak Technologies,LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：对专利权人主张的权利要求 1 的解释方式不予采纳 Iron Oak Technologies,LLC 持有 5,699,275 号美国专利（275 专利），该专利涉及一种“用于远程修补或更新移动装置中的操作代码”的系统。该系统包括一个管理主机，可向移动装置传输离散补丁信息。移动装置可通过将补丁与当前操作码合并来创建打补丁的操作码，并执行切换到打补丁的操作码。移动装置还可以接收下载信息，定义新的操作码以取代当前的操作

250、码。275 专利权利要求 1 的内容为：一个用于远程修补移动单元中操作代码的系统，包括：一个管理主机，可操作以通过无线通信网络启动至少一个离散补丁消息的传输，定义至少一个补丁；一个第一移动单元，可操作以接收至少一个离散补丁消息，第一移动单元进一步可以通过合并至少一个补丁与位于第一移动单元中的当前操作代码来创建修补后的操作代码，并切换到修补后的操作代码执行；一个第二移动单元，可操作以接收至少一个离散补丁消息，第二移动单元进一步可以通过合并至少一个补丁与位于第二移动单元中的当前操作代码来创建修补后的操作代码，并切换到修补后的操作代码执行；其中，管理主机进一步可操作以寻址至少一个离散补丁消息，使得至

251、少一个离散补丁消息被传输到第一移动单元，但不传输到第二移动单元（wherein limitation）。请求人对275 专利的权利要求 1 提起了多方复审程序。对于权利要求解释，请求人认为权利要求 1 最后的“wherein limitation”部分中的“管理主机进一步可操作以寻址至少一个离散补丁消息”应解释为“管理主机进一步可操作以在开始传输消息之前决定将至少一个离散补丁消息发送到任意一个特定的移动单元”。中国(深圳)知识产权保护中心 92 专利权人认为，权利要求 1 的“wherein limitation”部分暗示了该术语应该具有一个时机上的限制，即“在管理主机传输补丁消息的时候，两个

252、移动单元都必须能够从当前的操作代码中创建补丁操作代码”。2.法律分析 在多方复审中，对于专利权利要求，通常会根据整个专利披露内容的上下文，就像该领域的普通技术人员所理解的那样，按照一般和习惯的含义对权利要求进行解释。在本案中，专利权人未能引用任何关于275 专利的说明书或申请历史文件中的具体内容来支持其主张，即在由“管理主机传输补丁消息之时”，两个移动单元都必须能够从当前的操作代码创建补丁操作代码。权利要求的语言本身并未具体指明移动单元必须在何时“能够从当前操作代码创建补丁操作代码”，只是指出它们“能够”这样做。因为专利权人未能提供任何证据支持其论点，PTAB 未采用专利权人对权利要求 1 的

253、“wherein limitation”部分的解释方式。3.判决结果 PTAB 认为，对权利要求 1 的“wherein limitation”部分，不应将其解释为具有时机上的限制。4.典型意义 在本案中，PTAB 对于专利权利要求术语含义的解释方法予以阐明PTAB会基于权利要求术语的上下文、专利说明书和专利申请历史的相关信息综合考察该术语是否具有当事人所主张的含义。中国(深圳)知识产权保护中心 93 1.35 Sport Dimension,Inc.v.Coleman Co.,Inc.,820 F.3d 1316-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1

254、.案件事实 上诉人：Sport Dimension,Inc.被上诉人：Coleman Co.,Inc.审理机构：美国联邦巡回上诉法院 判决结果：驳回联邦地区法院对权利范围的解释，将案件重审 Coleman Co.,Inc.是一家户外运动装备公司，持有 D623,714 号美国外观设计专利（D714 专利），名称是“个人漂浮装置的装饰设计”。D714 专利总体上公开了一种个人漂浮装置，其具有连接到躯干部件的两个臂章，躯干部分背面平坦，并向侧面的连接带逐渐变细。Sport Dimension,Inc.是一家运动器材和服装公司，销售水上运动相关设备，包括 Body Glove系列个人漂浮设备，其中

255、Body Glove Model 325 与D714 专利一样具有两个臂章连接到躯干的部分，不同之处在于其躯干部分向上延伸形成一件套在人肩膀上的背心。Sport Dimension 在联邦地区法院提起宣告性判决诉讼，请求判决其没有侵犯D714 专利，并且该专利无效。联邦地区法院采纳了 Sport Dimension 提出的权利范围解释，具体为：个人漂浮装置的装饰性设计是不包括左右臂章以及侧躯干逐渐变细的设计在内的，因为它们是具有功能性的而非装饰性的。联邦地区法院根据该解释作出了有利于 Sport Dimension 的非侵权判决。Coleman 不服并提起了上诉。2.法律分析 外观设计专利不能

256、主张纯粹的功能性设计如果外观设计专利的整体外观是由其功能决定的，则外观设计专利无效。但只要设计不是主要具有功能性的，即使某些元素具有功能性目的，该设计主张也不是无效的。这是因为外观设计专利的权利要求保护的是必然服务于实用目的的产品，即使外观设计专利权利要求的范围必须限于设计的装饰方面，设计也可能包含功能性和装饰性元素。中国(深圳)知识产权保护中心 94 如果一项设计同时包含功能性和非功能性元素，则必须解释权利范围的范围，以便识别专利中所示的设计的非功能性方面。在判断设计中哪些元素具有功能性时，法院在 PHG 案中确定了几个因素：（1）受保护的设计是否代表最佳设计；（2）替代设计是否会对指明物品

257、的效用产生不利影响；（3）是否有任何相对应的发明专利；（4）广告是否宣传设计的特定特征具有特定功效；（5）以及设计中是否有任何元素或整体外观显然不是由功能性决定的。具体到本案而言，Coleman 认为左右臂章和侧躯干逐渐变细不具有功能性，联邦地区法院对权利要求的最终解释有误。联邦巡回上诉法院审理后认为，联邦地区法院的最终解释是不适当的，但左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。联邦巡回上诉法院认为，联邦地区法院正确地应用了 PHG 因素进行判断，左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。尽管如此，联邦地区法院在解释外观设计专利权利要求范围时，排除了左右臂章和躯干侧逐渐变细的解释方法是错误的。外观设计专利

258、保护的是外观设计的整体装饰，而不是可分离元素的集合，联邦地区法院通过从权利要求中删除结构元素，不当地将外观设计专利的权利要求范围从涵盖整体装饰的范围转换为涵盖单个元素的范围。法院最终确定了正确的权利范围解读。该设计包括三个相互连接的矩形的外观，它是极简的，几乎没有装饰性。设计包括臂章的形状和侧躯干逐渐变细，在某种程度上它们有助于设计的整体装饰。然而，臂章和侧躯干逐渐变细是出于功能性目的，因此在确定侵权时不应关注这些元素的特定设计，而应关注这些元素对设计整体装饰的贡献。由于设计具有许多功能性元素和极少的装饰，权利要求的范围较窄。3.判决结果 联邦地区法院的权利范围解释错误，驳回联邦地区法院对权利

259、范围的解释，将案件重审。4.典型意义 当一项外观设计专利既具有功能性要素又具有非功能性要素时，解释外观设中国(深圳)知识产权保护中心 95 计专利的权利范围无论是在专利确权还是侵权诉讼中都是十分重要的，这能保证专利得到有效的保护并在侵权纠纷中提供有力的依据。本案中给出了确定专利设计中的要素是否由功能决定的方法，即 PHG 因素。同时也指出，出于功能性目的的要素在解释权利范围时不能直接排除，但也不需要关注这些要素的特定设计，而是应当关注这些要素对整体装饰性的贡献。中国(深圳)知识产权保护中心 96 禁止重复授权禁止重复授权 美国专利法中的禁止重复授权原则（Double Patenting）是为了

260、防止同一发明人或其权利人因同一发明或发明的显而易见的等同物而获得两个或多个专利。这一原则的目的是防止专利权的不适当延伸，确保公众在一个专利权期满后能够自由地使用该发明。禁止重复授权原则在制定法上来源于美国专利法 101 条有关一项发明获得专利的条件：“任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利”。根据该法可以引申出“一发明一专利”的含义，也就是禁止重复授权原则的正面表达。重复授权可以分为法定重复授权和非法定重复授权，其中，法定重复授权指不同专利中的权利要求保护相同的发明，可以通过取消或修改其中一个或多个专利

261、来解决这个问题。非法定重复授权指不同专利中的权利要求描述的发明为显而易见的变型。在这种情况下，最常见的解决方法是对第二个专利（或后续的专利）进行终止许可，这意味着放弃第二个专利的部分有效期，以确保两个专利的有效期相同。重复授权的问题常出现在分案申请上，并经常涉及专利期限调整。下面以具体案例来说明，禁止重复授权原则在专利无效中的应用。1.36 In Re Cellect,LLC,Court of Appeals,Federal Circuit 2023 1.案件事实 上诉人：Cellect,LLC 审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：维持原判 Cellect,LLC 拥有 6,9

262、82,742、6,424,369、6,452,626、7,002,621 号美国专利（受质疑的专利，742 专利、369 专利、626 专利、621 专利），这几项专利都是针对包含图像传感器的设备，每项专利都要求 6,275,255 号美国专利（255 专利）的优先权。根据 pre-AIA 35 U.S.C.154（b）的规定，美国专利商标局在专利申请期间出现延误，因此每项受质疑的专利都获得了专利期限调整（PTA）。此外，中国(深圳)知识产权保护中心 97 6,862,036 号美国专利（036 专利）是该专利族的另一个成员，也是626 专利的延续，该专利是专利族中唯一没有获得 PTA 的专利

263、，因此保留了优先权专利申请提交后二十年的到期日期。具体如图所示。Cellect 起诉三星电子侵权后，三星就四项专利向专利局提出单方再审（ex parte reexamination），在每项再审程序中，专利审查与上诉委员会对被质疑专利的权利要求审理后，都认定被质疑的权利要求是 Cellect 在先到期的参考专利（036 专利）权利要求的显而易见的变体，认为这些专利构成重复专利（obviousness-type double patenting,ODP）而无效。委员会进一步考虑了对已授予 PTA 的专利进行 ODP 分析是否应基于有 PTA 或无 PTA 的专利的到期日期以及 PTA 程序中的最

264、终免责声明，委员会认为在任何 PTA 后都应考虑 ODP 和最终免责声明，即任何 ODP 分析或决定，无论是否需要最终免责声明，都应基于调整后的专利到期日。委员会最终维持了争议专利因 ODP 不可专利性的裁决。Cellect 不服提起上诉。2.法律分析 本案的主要争议是，涉及 PTA 的重复专利（ODP）的判断是基于未计算 PTA补偿时间的专利原有效期还是基于计算 PTA 补偿时间后的专利有效期。Cellect认为，专利期限调整（patent term adjustment，PTA）与专利期延长（patent term extension，PTE）应该以相同的方式纳入 ODP 分析，根据其到期

265、日期来确定权利中国(深圳)知识产权保护中心 98 要求是否在 ODP 下不可授予专利。上诉法院认为，ODP 的判定取决于对显而易见性的评估，即后发明专利的权利要求相对于同一当事人所拥有的先发明专利的权利要求是否显而易见。如果是，在没有期末放弃声明（terminal disclaimer）的情况下，在后发明的权利要求无效。适用该判定要求确定哪个是在后发明专利，这就是为什么适用 PTA 或 PTE的日期很重要。上诉法院认为，在确定权利要求根据 ODP 是否不能获得专利时，PTA 和 PTE应区别对待。二者依据不同的法律条款，涉及不同的情况。如果仅仅因为 PTA 和PTE 都提供了法律授权的时间延长

266、，可以恢复因各种行政延误而造成的专利期限，就说 PTA 和 PTE 应当以同样的方式纳入 ODP 分析，这是将不同的法律强制合二为一的不合理尝试。二者的立法初衷不同，PTA 是为了补偿因专利局的专利审查批准的延误，而 PTE 是为了补偿 FDA 对药品上市的审查批准的特别情况带来的延误。另外，美国专利法中关于 PTA 的条款中规定了期末放弃声明，而期末放弃声明几乎总是为了克服 ODP 拒绝而提交的，与 ODP 密不可分地交织在一起，可以说 ODP 和期末放弃声明是同一枚硬币的两面问题和解决方案。对于期末放弃声明的规定等同于法律承认，当 PTA 导致后到期的专利的权利要求不明确时，可能会产生 O

267、DP 问题。而期末放弃声明是解决此类问题的方案，如果在受PTA 保护的专利中提交了期末放弃声明，则任何专利（或权利要求）的有效期都不得超过期末放弃声明的有效期。因此，上诉法院认为，对于已收到 PTA 的专利，无论是否需要或已提交期末放弃声明，ODP 都必须以添加 PTA 后专利的到期日为准。3.判决结果 上诉法院认为涉及 PTA 的重复专利（ODP）的判断应当基于计算 PTA 补偿时间后的专利有效期，维持了原判。4.典型意义 本案涉及获得专利有效期调整（PTA）的专利与专利权人的另一项专利构成中国(深圳)知识产权保护中心 99 重复专利（ODP）的情况，这也是上诉法院首次对该法律问题作出判决，

268、最终决定应当按照 PTA 调整后的期限进行判断。但是，关于此问题各有若干第三方向法庭提交了法庭之友（amici curiae）意见支持双方的观点，Cellect 也很有可能就这一法律问题向上诉法院提出全庭复审的请求，甚至进一步向美国最高法院上诉，后续进展可以保持关注。中国(深圳)知识产权保护中心 100 遗漏、错误指定发明人遗漏、错误指定发明人 美国专利法 256（b）条中规定，存在遗漏发明人或指定非发明人的错误，如能按本条规定予以纠正，则不会使发生该错误的专利无效。发明人问题是中美专利制度中一个重要区别，中国专利制度中发明人地位较低，而美国专利制度中发明人具有极为重要的地位，例如，只有他人的

269、专利才能够作为现有技术，遗漏发明人或指定非发明人会导致专利无效。下面以具体案例来说明，发明人问题在专利无效中的应用。1.37 Egenera,Inc.v.Cisco Systems,Inc.,972 F.3d 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事实 原告/上诉人：Egenera,Inc.被告/被上诉人：Cisco Systems,Inc.审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：联邦地区法院司法禁止反言适用错误，撤销联邦地区法院的无效判决 Egenera,Inc.拥有 7,231,430 号美国专利（430 专利），该专利涉

270、及自动部署可扩展和可重构虚拟网络的平台。该平台提供了一个大型处理器池供虚拟网络使用，可以选择和配置一个子集，以形成一个虚拟化网络，为一组特定的应用程序或客户提供服务。因此，处理资源可以通过软件而不是通过物理重新配置来快速轻松地部署。Egenera 起诉 Cisco Systems,Inc.侵犯其430 专利，作为回应，Cisco 提起多方复审程序，对该专利的所有权利要求提出质疑。在 Cisco 提起多方复审程序一个月后，Egenera 单独向专利商标局提出申请，要求将 Peter Schulter 先生从所列发明人中除名，因为430 专利的所有权利要求都是在所列发明人 Schulter 先生开

271、始在该公司工作之前构思的。Egenera 将 Schulter 先生从所列发明人中除名的动机至少有一部分是为了方中国(深圳)知识产权保护中心 101 便确定发明的做出日Egenera 公司认为发明做出于 2000 年 9 月 29 日，而Schulter 先生于 2000 年 10 月 2 日加入 Egenera，Cisco 在多方复审程序中提出了一项现有技术 Grosner，优先权日为 2000 年 11 月 2 日。在发明人申请待决期间，PTAB 拒绝启动多方复审，在此过程中，委员会假定 Grosner 为现有技术，但得出结论认为 Cisco 没有证明有合理的可能性在案情实质上胜诉。不久后

272、，专利商标局批准了 Egenera 的请求并删除了 Schulter 先生的名字。在联邦地区法院，Cisco 声称 Schulter 先生对430 专利有贡献，该专利没有列出所有发明人，并以此为由申请简易无效判决。联邦地区法院认为在发明人资格方面存在可争议的事实问题，驳回了该申请，同时也驳回了 Egenera 恢复Schulter 发明人身份的观点。联邦地区法院审理后，对权利要求作出了解释，认为 Schulter 先生对发明有贡献，但因为司法禁止反言而拒绝 Egenera 恢复 Schulter先生的姓名，进而认定430 号专利无效。2.法律分析 美国专利法中规定，遗漏发明人或指定非发明人错误

273、的，如能按本条规定予以纠正，则不会使发生该错误的专利无效。该条款中的“错误”包括所有类型的错误，无论是诚实的还是不诚实的，而不仅仅是无意的错误。Egenera 在多方复审程序的同时向专利商标局提交发明人申请，声称 Schulter 先生被错误地列为发明人。但是，当法院对权利要求的解释进行确认后，认为 Schulter 先生是发明人，Egenera 在其发明人申请中的主张是不正确的，因此，法院认为 Schulter 先生的遗漏是“错误”。接下来需要考虑司法禁止反言，是否禁止将 Schulter 先生的名字重新添加到专利中。司法禁止反言是一种衡平法理论，可防止诉讼当事人采取与先前法庭程序中成功主张

274、的立场不一致的诉讼立场。该原则的目的是保护司法程序的完整性。判断是否适用司法禁止反言，法院要审查：（1）一方当事人先前的立场和后来的立场是否明显不一致即相互排斥；（2）一方当事人是否成功说服法院接受先前的立场；以及（3）如果不禁止反言，一方当事人是否会获得不公平的优势或对另一方造成不公平的损害。中国(深圳)知识产权保护中心 102 本案中，首先，Egenera 最初对发明人的身份认定基于其对权利要求的解释，一旦权利要求的解释的问题得到确定，Egenera 则要求随之更正发明人，至少由于权利要求的解释再次要求更正发明人，并不像司法禁止反言所要求的那样“相互排斥”。其次，Egenera 并没有说服

275、法院或类似机构接受其第一个立场，因为专利商标局并没有进行实质审查，也未考虑申请的实质充分性。最后，如果不适用司法禁止反言，Egenera 不会获得不公平的优势，Cisco 也不会遭受不公平的损害，因为更正发明人并没有带来什么影响，专利审查与上诉委员会审议了 Cisco提出的现有技术，但没有讨论 Egenera 的优先权论点。因此，本案并不适用司法禁止反言。3.判决结果 联邦巡回上诉法院认为联邦地区法院在司法禁止反言适用的每个因素上都犯了法律错误，滥用了其自由裁量权。联邦巡回上诉法院最终确认了联邦地区法院的权利要求解释，但撤销了联邦地区法院的无效判决，并发回重审。4.典型意义 有关发明人的问题是

276、中美专利制度的一大区别，中国专利法中的发明人问题一般不会影响专利的有效性，而美国专利法则不同。由于涉案专利的申请日在美国专利法案（AIA）生效之前，法院适用的是 pre-AIA 102（f）的规定，对于一件美国专利申请，如果发明人不是该发明的真正发明人，则不授予该申请专利权。在 AIA 中这一条被删除，而在 256（b）中仍然规定，存在遗漏发明人或指定非发明人的错误，如能按本条规定予以纠正，则不会使发生该错误的专利无效。因此可以初步认定，在美国现行专利法的情况下，发明人出错的专利仍可能会被判无效。国内企业在美国申请专利时要关注在发明中作出贡献的每一个发明人，避免因发明人错误而导致产生专利被无效

277、的风险。中国(深圳)知识产权保护中心 103 适格请求人适格请求人 AIA 中设立的三种复审程序中规定专利权人以外的“人”（person）可以向美国专利商标局提起上述复审程序。AIA 中所规定的“人”应该如何解释，法律中没有明确的规定，例如政府机构、银行等是否属于 AIA 中所规定的“人”，是否能够提起 AIA 规定的复审程序，法律规定中并不明确。下面以具体案例对 AIA中所规定的适格请求人的定义进行说明。1.38 Return Mail,Inc.v.US Postal Service,139 S.Ct.1853-Supreme Court 2019 1.案件事实 上诉人（专利权人）：Retu

278、rn Mail,Inc.被上诉人：US Postal Service 审理机构：PTAB-美国最高法院 判决结果：US Postal Service 不是 CBM 程序的适格请求人，发回重审 Return Mail,Inc.持有 6,826,548 号美国专利（548 专利），其权利要求保护了一种处理无法投递邮件的方法。自 2003 年起，US Postal Service（美国邮政署）开始寻求获得 Return Mail 的许可，以将该发明用以处理美国未投递邮件，然而双方始终未达成协议。2006 年，美国邮政署推出了一项通过更改地址来处理无法投递的邮件服务。Return Mail 认为这项服

279、务侵犯了548 专利，并且更新了其为许可美国邮政署使用发明而提出的要约内容。作为回应，美国邮政署请求对548 专利进行单方复审（ex parte reexamination）。美国专利与商标局（USPTO）依申请进行了审理，决定取消部分原始权利要求，但同时承认了几项新的权利要求，548 专利依然有效。Return Mail 对美国邮政署提起侵权诉讼。在案件审理期间，美国邮政署请求对548 专利进行涵盖商业方法复审，USPTO 下属的专利审查与上诉委员会（PTAB）同意美国邮政署的观点，认为548专利的权利要求主题属于不可授予专利的主题，应当无效。联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 的裁决，同时还

280、认为政府是 CBM 程序的适格请求人。中国(深圳)知识产权保护中心 104 Return Mail 不服并将案件上诉至最高法院，认为联邦政府机构不属于美国发明法案（Leahy-Smith American Invents Act，AIA）复审程序的适格请求人。2.法律分析 2011 年 AIA 设立了隶属于美国专利与商标局的专利审查与上诉委员会，并设立了三种类型的行政审查程序由该委员会负责，分别是多方复审、授权后复审，以及涵盖商业方法复审。在行政审查程序之后，委员会要么确认专利权利要求有效，要么确认部分或全部权利要求无效，任何不满意的一方都可以在联邦巡回上诉法院寻求司法审查。除了 AIA 复审

281、程序之外，专利还可以在侵权诉讼答辩期间在联邦法院进行重新审查，或经由专利局进行单方复审。AIA 规定，专利权人以外的“人”（person）可以向专利局提出申请，对已颁发的专利进行授权后复审或多方复审。CBM 采用 PGR 的标准程序，例外是不受专利授权之日起九个月之内的时间限制，以及有资格寻求 CBM 的“人”应是被起诉侵权的被告。AIA 并未在条文中明确解释“人”一词的范围，最高法院根据“一贯的解释”（longstanding interpretive）认为“人”不包括政府。从 1947 年的字典法（the Dictionary Act）对“人”的定义来看，“人”可以是有限公司、企业、联盟、

282、商行、合伙、社会组织、股份公司以及个人，但不包括联邦政府机构。该规则应该优先适用，除非在某些明确的法定意图与之相反的条件下才能被忽略。最高法院还认为，在无明文规定的基础上依然可以依法判断联邦机构需接受不利的程序法地位。虽然政府机构可以申请专利，但最高法院指出“人”这一术语在专利法中的使用是不一致的有时包括政府，有时不包括。AIA 复审程序具有对抗性，如果政府能成为 AIA 复审程序的请求人，那么普通的专利权人就会在保护自己权利时被迫在一个审判性、对抗性的“审判”程序中面对一个联邦政府机构，而该程序由另一个联邦机构管理。3.判决结果 最高法院认为联邦政府机构并非 AIA 复审程序的适格请求人，将

283、案件发回中国(深圳)知识产权保护中心 105 重审。4.典型意义 联邦政府机构可以作为专利申请人（自 1883 年起），以及作为单方复审的请求人（MPEP 于 1981 年规定），但并不使其成为 AIA 复审程序的适格请求人。因为单方复审是 USPTO 的内部程序，在提出请求后，请求人并不能参与该程序，而 AIA 复审程序具有对抗性。本案判决 AIA 复审程序中的适格请求人不包括联邦政府机构。对于专利权人而言，这一判例对政府机构侵犯专利的情形非常重要，政府机构无法使用 AIA复审程序挑战专利的有效性，确保专利有效性问题将在联邦法院决定，而不是由专利审查与上诉委员会决定，这使专利权人占据了一定优

284、势地位。中国(深圳)知识产权保护中心 106 1.39 Bozeman Fin.v.Federal Reserve Bank of Atlanta,955 F.3d 971-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事实 上诉人（专利权人）：Bozeman Fin.被上诉人：Federal Reserve Bank of Atlanta等 审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院 判决结果：银行是适格请求人 Bozeman Fin 持有 6,754,640 号美国专利（640 专利）和 8,768,840 号美国专利（840 专利）。其中，840 专利

285、是一个分案申请的延续申请（CA），该分案申请是640 专利的部分延续申请（CIP），840 专利和640 专利主要涉及授权和清算金融交易以检测和防止欺诈的方法。美国的 12 家联邦储备银行向专利审查与上诉委员会提出请求，对640 专利的权利要求 1-26 和840 专利的权利要求 1-20进行涵盖商业方法复审。专利审查与上诉委员会经过审查后，认为640 专利和840 专利的权利要求不符合美国专利法 101 条（35 USC 101）的规定，涉及不可授予专利的主题。Bozeman 对专利审查与上诉委员会的决定提出了上诉。Bozeman 主张银行不是 AIA 规定的“人”（person），因此不是

286、提出 AIA 复审程序的适格主体。2.法律分析 在 Return Mail 案中，最高法院认为，联邦机构不是能够根据 AIA 寻求专利发布后审查的“人”，不是请求多方复审、授权后复审，以及涵盖商业方法复审三种程序的适格请求人。就本案而言，Bozeman 认为，联邦储备系统是一个联邦机构，联邦储备银行是美国联邦储备系统的经营成员，执行美国的货币和财政政策，履行重要的政府职能，其任何利润都转给美国财政部，这表示联邦储备银行不是私人金融机构，而从根本上说是公共的政府机构。联邦巡回上诉法院认定，依据 1913 年的联邦储备法，联邦储备银行作为美国的特许企业工具而被建立。与 Return Mail 案中

287、的美国邮政署不同，联邦储中国(深圳)知识产权保护中心 107 备银行的授权法规并未将其定性为行政机构的一部分，联邦储备银行不接受国会拨款，联邦储备银行官员亦非由总统或其他政府官员任命。联邦储备银行均为“法人团体”，与其他私人企业无异设有董事会，负责制定章程与管理银行业务，政府对联邦储备银行运营的监管仅限于有限范围，各银行的直接监管与控制由其董事会执行。联邦储备银行无权制定具有法律约束力的法规，可以在“任何普通或衡平法院”起诉或被起诉。因此，就 AIA 而言，联邦储备银行与政府不同，是 AIA 复审程序的适格请求人。3.判决结果 联邦巡回上诉法院认为联邦储备银行是 AIA 复审程序的适格请求人，

288、专利审查与上诉委员会有权对联邦储备银行提起的 CBM 申请作出决定。4.典型意义 最高法院在 Return Mail 案中确定了联邦政府机构不是 AIA 复审程序中的适格请求人。与许多国家的中央银行属于国家机构不同，美国的联邦储备系统是私有中央银行，其包含多个分支联邦储备银行，虽然其执行中央银行的部分功能，但最高法院根据其建立、经费来源、人员管理等方面明确了联邦储备银行并不是政府机构，是 AIA 复审程序中的适格请求人。这些判决对于界定谁有权通过 AIA复审程序请求专利无效产生了重要影响。中国(深圳)知识产权保护中心 108 IPR 程序启动程序启动 美国专利法 314 条中规定了启动多方复审

289、的门槛问题基于请求人提交的信息，除非专利商标局局长可以确定请求人有合理的可能在申请中所挑战的至少一项权利要求上胜诉，否则局长不得授权启动多方复审。该法律同时规定了局长对是否根据本法提起多方复审的决定为最终决定，不得上诉。在实际程序中，会发生局长错误启动多方复审的问题。如果局长错误启动了多方复审并作出了不利于专利权人的复审决定，一般来说专利权人并不能在法院对局长作出启动多方复审程序的决定进行上诉，因为该决定是终局且不可上诉的。此外，根据美国专利法 315(a)条，如果在多方复审申请日期之前，请求人或其真正利益相关方提起过专利无效的民事诉讼，则多方复审不得启动。另外，根据美国专利法 315(d)条

290、，PTAB 有权因专利局曾收到过与多方复审申请中相同或实质上相同的现有技术或论据而驳回请求人的多方复审申请。下面以具体案例对涉及启动多方复审程序的问题进行说明。1.40 Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,Hp Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.v.Mobile Telecommunications Technologies,LLC,IPR 2017-00

291、642-PTAB 1.案件事实 请求人：Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,HP Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.专利权人：Mobile Telecommunications Technologies,LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：PTAB 驳回了请求人多方复审申请 Mobile Telecommunications Tec

292、hnologies,LLC 持有 5,590,403 号美国专利（403 专利），该专利题为“有效地在中央网络和移动单元之间提供双向通信的中国(深圳)知识产权保护中心 109 方法和系统”，于 1992 年 11 月 12 日提交的申请，1996 年 12 月 31 日被授权。403专利涉及“在相对较大的区域内提供中央网络和移动单元之间的双向通信能力”，以允许快速通信大消息和有效使用系统资源。该专利描述，为了扩展发射机覆盖范围，同时播发技术被配置，并在大体相同的频率上操作，同时传输相同的信息。在覆盖区域重叠的地方，该专利进一步描述了可能克服破坏性干扰的同时播发系统中所涉及的一些设计技巧，例如使

293、用载波频率的同步和偏移。尽管这些技术可能让数据成功接收，但同时播发操作的波特率是有限的，从而也限制了系统的吞吐量。本案请求人对403 专利的权利要求 1 和 10 提起了多方复审程序，认为现有技术 Jasinski 和 Thro 让403 专利因具有显而易见性而无效。请求人认为，虽然专利审查员在审查过程中曾讨论过 Jasinksi，但“只是针对403 专利的权利要求10 而不是权利要求 1 进行了讨论”。请求人还辩称，基于 Thro 和 Thro/Jasinski 而让403 专利无效的理由以前没有向专利局提出过。因此，请求人认为其请求不适用 35 U.S.C.325（d），此次多方复审请求中

294、不存在与以前提交给专利局或专利复审委员会相同或实质上相同的现有技术或论点。2.法律分析 根据 35 U.S.C.325（d），PTAB 有权因“专利局曾收到过相同或实质上相同的现有技术或论据”而驳回请求人的多方复审申请。在根据 325（d）评估是否存在相同或实质上相同的现有技术或论点时，PTAB 通常考虑以下非排他性因素：1）所争议的发明与审查过程中涉及的现有技术的相似性；2）审查过程中考虑所争议发明的程度，包括现有技术是否是专利申请被拒绝的依据；3）所争议的发明和审查过程中考虑的现有技术的累积性；4）请求人是否充分指出了审查员在考虑所主张的现有技术时出现的错误；5）专利审查过程中的论点与请求

295、人依赖现有技术或专利申请人论点的方式之间的重叠程度；以及 6）多方复审申请书中提供的额外证据和事实在多大程度上要求重新考虑现中国(深圳)知识产权保护中心 110 有技术。对此，PTAB 认为，本案请求人的请求应适用 325（d）条，所以该申请应被驳回。第一，在之前的403 专利审查中，审查员基于 Jasinski 而驳回了当前403 专利的权利要求 10，所以可以肯定审查员在对403 专利审查时重点考虑了现有技术 Jasinski 并充分了解其内容。第二，专利审查员指出 Jasinski 公开了一个“同步广播”系统，该系统向移动设备传输第一和第二信息。审查员引用了 Jasinski 的大部分内

296、容，而不仅仅限于请求人所称的“专利审查员只参考了 Jasinski 内容的一小部分”。第三，请求人在多方复审申请中提交的论据与在专利审查中关于权利要求10 所述的“动态重新分配”限制的论据存在足够的重叠。审查员表示，因为 Jasinski在移动设备确认其位置后传输附加消息，所以 Jasinski 披露了“动态重新分配”这一限制。而请求人在此次申请中则主张 Jasinski 和 Thro 的结合指引了403 专利实现“动态重新分配”这一限制。最后，虽然请求人提供了 Dr.Acampora 的证词来进一步解释 Jasinski 的运行机制，但 Jasinski 已经在之前的专利审查中被着重考察，所

297、以 PTAB 认为此处再无必要对 Jasinski 进行重复的分析。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认因请求人对403 专利提出多方复审的现有技术和论点与之前专利申请过程中专利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C.325（d）驳回请求人多方复审的申请。4.典型意义 在本案中，PTAB 对 35 U.S.C.325（d）下驳回多方复审申请的情形进行了裁定。PTAB 说明了详细的考察因素，这对多方复审请求人自我判断是否具备申请资格以及调整审查申请依据有重要的参考意义。中国专利制度规定可以由任何人无限次可提出无效宣告请求，而美国专利制度针对提出 IPR 程序的申请人具有诸多限制，

298、其需要在请求书中指出所有实际中国(深圳)知识产权保护中心 111 利益相关方，同时，IPR 程序对利益相关方也产生约束，在后续侵权诉讼或 337程序中，均不能再提起本应在 IPR 程序中可以提出的新颖性和创造性无效抗辩。因此，提起 IPR 程序不仅应慎重，更应准备充分，毕其功于一役。中国(深圳)知识产权保护中心 112 1.41 Lower Drug Prices for Consumers,LLC v.Forest Laboratories Holdings Limited,IPR2016-00379-PTAB 1.案件事实 请求人：Lower Drug Prices for Consume

299、rs,LLC 专利权人：Forest Laboratories Holdings Limited 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：PTAB 驳回了请求人的多方复审申请 Forest Laboratories Holdings Limited 持有 6,545,040 号美国专利（040 专利），该专利涉及 2,2-亚氨基双乙醇衍生物的某类异构体，它们具有-肾上腺素阻断特性，可以增强降压药的活性。根据040 专利，最优选的化合物是2R,S,2S,S-,-亚氨基亚甲基双6-氟-3,4-二氢-2H-1-苯并吡喃-2-甲醇或其药学上可接受的酸加成盐。说明书指出，该化合物能增强降压药

300、的活性，尤其是能增强降低血压和心率的作用。说明书还提供了此类降血压剂的实例，包括该化合物的 SRRR异构体。在040 专利申请过程中，专利审查员曾多次以多个理由驳回了待决权利要求，驳回理由之一为040 专利待决权利要求与现有技术 Van Lommen 相比显而易见。当时被驳回的权利要求与最终已授权的040 号专利权利要求如出一辙，只是当时被驳回的权利要求使用了过渡性短语“基本上由组成（consisting essentially of）”，而不是040 专利权利要求中狭义的“由组成（consisting of）”。据审查员称，Van Lommen 为创造权利要求中指定的化合物提供了指引，“包括

301、权利要求化合物中固有的所有位置异构体”。审查员认为，熟练的技术人员应知道各种异构体会在不同水平上表现出生物活性。“在没有矛盾信息的情况下，熟练技术人员会将光学异构体分离视为一种常规程序，从而获得本申请所要求的化合物”。针对审查员的驳回决定，040 专利申请人提供了发明人 Dr.Xhonneux 的声明，支持其040 专利具有意外成果的论点。Dr.Xhonneux 描述了发表在欧洲药物学杂志 上的一项研究结果，该研究结果表明 RSSS-化合物增强了 SRRR-化合中国(深圳)知识产权保护中心 113 物的降压作用，但没有增强 SRRR-化合物的心动过缓作用。审查员并未采纳040 专利申请人的论点

302、，申请人将驳回决定上诉至专利上诉和干涉委员会（BPAI）。BPAI 采纳了 Dr.Xhonneux 认为040 专利带来了意外成果的观点，同时认为审查员“没有提出任何理由说明本领域普通技术人员为何会认为 RSSS 立体异构体具有这种特性，审查员也没有说明为何描述的增效特性是微不足道的”。BPAI 推翻了审查员的决定，将案件发回重新审查。在重审时，申请人撤销了未决权利要求申请，并增加了新的、范围更窄的权利要求，使用了“由组成”而不是“主要由组成”。申请人还提交了 Alain Gilbert Dupont 的声明，他就 RSSS 异构体的意外特性提供了进一步的证据，包括几篇期刊论文。审查员随后批准

303、了修改后的040 专利权利要求。之后，本案请求人对040 专利的第 1-4 项权利要求提起了多方复审程序。专利权人认为，PTAB 应当行使自由裁量权，根据 35 U.S.C.325（d）驳回请求人的申请，因为请求人对040 专利显而易见性的质疑是基于：（i）与在专利局上诉中涉及相同的现有技术文件；（ii）有关该现有技术文件的相同论点。2.法律分析 根据 35 U.S.C.325（d），PTAB 有权因“专利局曾收到过相同或实质上相同的现有技术或论据”而驳回请求人的多方复审申请。PTAB 认为，在专利申请过程中，审查员认为这些权利要求与 Van Lommen相比是显而易见的，因此驳回了这些权利要

304、求。在本案中，请求人也主要依据 Van Lommen 来论证040 专利的权利要求是显而易见的。PTAB 还认为，请求人在本案的论点与以前专利局收到的论点也是基本相同的。例如，请求人辩称，本领域的普通技术人员会选择 Van Lommen 中的化合物 84 作为基础化合物进行研究，并会积极使用现有技术中公开的色谱技术对化合物 84 的立体异构体进行立体化学分离。然而，曾经审查员一再表示，“熟练的技术人员会将光学异构体分离视为一种常规程序，从而获得本文所要求的化合物”。请求人还声称，专利权人没有提交证据证明，与现有技术的基础化合物（化合物84）相比，040 专利发明的化合物显示出意想不到的性质或结

305、果。审查员在给BPAI 的答复中也提出了类似的论点，他说：“为证明任何异构体具有意想不到的中国(深圳)知识产权保护中心 114 优点而提供的任何信息，都必须与天然外消旋混合物进行比较”。而 BPAI 当时也未采纳审查员的观点。因此，基于本案的事实情况，PTAB 认为对与专利申请期间提出的现有技术和论据基本相同的内容进行重新评判并不能有效地利用 PTAB 的资源。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认因请求人对040 专利提出多方复审的现有技术和论点与之前专利申请过程中专利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C.325（d）驳回请求人多方复审的申请。4.典型意义 在本案中，PTAB

306、 对 35 U.S.C.325（d）下驳回多方复审的情形进行了裁定。在多方复审申请中若出现专利局曾收到过的相同或实质上相同的现有技术或论据，则 PTAB 有权驳回请求人的多方复审申请。与中国的无效宣告请求均会默认受理不同，美国专利商标局将判断是否受理IPR 程序，根据双方的意见做出立案决定，然后再进行证据开示及审理，最终做出书面决定。近年来，在第一个立案阶段被驳回的 IPR 请求约占 40%。中国(深圳)知识产权保护中心 115 1.42 Apple,Inc.v.Achates Reference Publishing,Inc.,IPR201300081-PTAB 1.案件事实 请求人：App

307、le Inc.专利权人：Achates Reference Publishing,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：请求人的多方复审申请未超过时效 Achates Reference Publishing,Inc.持有 5,982,889 号美国专利（889 专利），该专利涉及一种计算机程序和数据的分发和安装方法，即发布者在发布一个或多个信息技术产品的同时可以保留控制终端用户计算机上实际安装哪些产品的能力。Apple Inc.（苹果公司）对889 专利的多项权利要求提起了多方复审程序。专利权人在其答复中主张，根据 35 U.S.C.315（b），苹果公司的申请已超过时

308、效限制。根据315（b）规定，如果在“申请人、真正的利益方或申请人的关联方收到关于侵犯该专利的诉状”之日起超过 1 年后提交的多方复审请求，多方复审程序不得因此启动。专利权人认为，苹果公司的共同被告 QuickOffice,Inc.（QuickOffice）在Achates Reference Publishing,Inc.v.Symantec Corp.案中，于 2011 年 6 月 20 日被送达一份关于侵犯其889 专利的诉状，这比本案多方复审程序的申请日期 2012年 12 月 14 日早了超过一年。2.法律分析 在多方复审程序中，一个非当事人是否是“关联方”是一个“高度取决于事实的问

309、题”。MPEP 明确指出，当事人是否属于关联方取决于当事人与其所称的关联方之间的关系“是否足够紧密，以致双方都应受到审判结果的约束”。根据不同情况，可能有多个因素与此分析相关，包括非当事人是否“已经或可能已经对当事人在诉讼程序中的参与状况进行控制”，或非当事人是否负责资助和指导该诉讼程序的进行。中国(深圳)知识产权保护中心 116 专利权人认为，QuickOffice 与苹果公司之间存在“实质性法律关系”，因此QuickOffice 是苹果公司的关联方。为支持其立场，专利权人引用了一个公开的软件开发工具包（SDK）协议，苹果公司与像 QuickOffice 等多家 iPhone 应用程序开发者

310、签订了此协议。专利权人辩称，由于 QuickOffice 在 SDK 协议下有义务为与 QuickOffice 应用程序相关的侵权索赔向苹果公司进行赔偿，并且在诉讼中不得在未经苹果公司同意的情况下和解，这意味着 QuickOffice 和苹果公司之间存在关联关系。首先，PTAB 认为专利权人未能提供任何证据表明 QuickOffice 在苹果公司的多方复审申请中起到支持或资助的作用，或 QuickOffice 在此多方复审申请中对苹果公司的参与有或可能拥有控制权。其次，PTAB 认为 SDK 协议中的赔偿条款并不能表明 QuickOffice 是苹果公司的关联方。该协议并未赋予开发者 Quic

311、kOffice 干预或控制苹果公司对任何专利侵权指控的辩护的权利。同时，赔偿关系也并不是“实质性法律关系”之一，并且与涉及同一财产的连续利益的关系存在明显的不同。最后，PTAB 认为专利权人在之前的专利侵权诉讼中基于不同的行为分别对苹果公司和 QuickOffice 提出指控，并且在与 QuickOffice 等应用程序开发者达成和解后仍在相关诉讼中继续对苹果公司提出专利侵权主张。因此，苹果公司与其他像 QuickOffice 这样的开发者对于专利权人主张的专利侵权的责任依据是不同的，苹果公司不会被任何与其他开发者的相关判决所约束。这进一步表明，苹果公司与开发者（如 QuickOffice）之

312、间的关系并不是使开发者成为苹果公司关联方的那种关系。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认请求人苹果公司的多方复审申请并不因其与QuickOffice 存在 315（b）的关联关系而超过时效。4.典型意义 在本案中，PTAB 基于第三方当事人对于请求方提出多方复审申请所起到的作用、第三方当事人与请求方之间签署的包含赔偿条款的协议以及第三方当事人中国(深圳)知识产权保护中心 117 与请求方在专利侵权诉讼中的地位对第三方当事人与请求方之间是否存在 315（b）的关联关系而作出认定。此种关联关系对于确认第三方当事人对多方复审请求方提出审查申请时效的判定存在着重要的影响。中国(深圳)知识产权

313、保护中心 118 1.43 Universal Remote Control,Inc.v.Universal Electronics Inc.,IPR2014-01106-PTAB 1.案件事实 请求人：Universal Remote Control,Inc.专利权人：Universal Electronics Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：313 专利的权利要求 1、2 和 20 无效 Universal Electronics Inc.持有 5,255,313 号美国专利（313 专利），该专利涉及一种遥控装置，该遥控装置包括输入电路，一组用于向遥控器输入命

314、令的按钮，用于向受控设备提供红外信号的红外信号输出电路，以及与输入电路连接的中央处理单元（CPU）。请求人针对313 专利申请了多方复审。专利权人认为请求人未能在申请中明确提及其真正利益相关方（real party-in-interest），其产品供应商 Ohsung Electronics Co.,Ltd（Ohsung）的信息，因此多方复审申请存在重大问题。2.法律分析 根据 35 U.S.C.312(a)(2)规定，多方复审申请只有在满足一些特定条件的情况下才会被接受，其中条件之一是在申请中标识出所有真正的利益相关方。未被标识的相关方是否是诉讼程序中的真正利益相关方是一个高度事实性的问题，

315、一个常见的考虑因素是非当事方对请求人参与诉讼程序的控制性。“控制”的概念用于确定在诉讼程序中，没有被明确提及的非当事人是否应被视为对当事人的参与具有重大影响。如果非当事人具有一定的影响力或对诉讼程序有施加此类影响的潜力，与人们通常期望的两个正式共同当事人之间的情况相匹配，那么他们可能被视为具有控制权。这意味着，即使非当事人在程序中没有正式列出，如果他们在指定当事人的行动中有重要的发言权，他们则可能被认定为真正的利益相关方。这确保了程序的透明度和公平性，确保能够识别出所有主要的利益相关者。本案中，专利权人试图提供证据表明请求人和 Ohsung 至少共用了一位员工。中国(深圳)知识产权保护中心 1

316、19 但 PTAB 认为，即使双方共用了员工，也不能以此证明 Ohsung 对与请求人相关的诉讼程序具有控制权。专利权人声称 Mr.You 曾是请求人的工程总监，但专利权人并未证明 Mr.You 在 Ohsung 内部的地位，能够说服 Ohsung 和/或请求人做出诉讼决策，以开启多方复审程序。此外，专利权人认为由于请求人之前为 Ohsung 的员工 Mr.You 使用的办公室支付了费用，这表明 Ohsung 已经就与诉讼程序有关的费用获得补偿或以其他方式控制了诉讼程序。PTAB 未采纳专利权人的以上观点，其认为因当前案件证据倾向于表明请求人正在为所有与诉讼程序相关的费用付款，而付款人不是Oh

317、sung。专利权人还认为 Ohsung 和请求人之间的紧密关系是由一份由本案专利权人和请求人之间签署的专利和解和许可协议所体现的。根据该协议，Ohsung 应向专利权人支付版税。专利权人认为，该协议强烈暗示 Ohsung 可能有机会控制、指导和/或影响本次诉讼程序。PTAB 认为，以上的协议是在 2004 年签署的，专利权人提到的版税是在 2005 年、2006 年和 2007 年由 Ohsung 支付的。专利权人并没有能够说明该协议是如何在 2014 年提交本次多方复审程序申请时，体现出Ohsung 和请求人两者间紧密关系的。此外，该协议和版税针对的是另一组专利，其中并没有涉及本次程序中争议

318、的313 专利。因此，PTAB 并未采纳以上论点。最后，PTAB认为即使Ohsung和请求人在相关案件中委托同一个律师团队，这也不能证明 Ohsung 已经控制或有机会控制本次诉讼程序。3.判决结果 基于本案所有的论点和证据，PTAB 不认为 Ohsung 是请求人的真正利益相关方。4.典型意义 在本案中，PTAB 通过对请求人与第三方之间过往的合同履行、共用员工情况以及与该共用员工相关的财务状况等方面进行考察，对第三方是否符合“真正利益相关方”的身份予以判定。中国(深圳)知识产权保护中心 120 1.44 LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc

319、.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network Services Inc.v.Straight Path Ip Group,Inc.,IPR2015-01397-PTAB 1.案件事实 请求人：LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network

320、Services Inc.专利权人：Straight Path IP Group,Inc.审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：Hulu 不能根据 35 U.S.C.315(a)(1)被禁止申请多方复审 Straight Path IP Group,Inc.持有 6,131,121 号（121 专利），6,009,469 号（469专利）和 6,108,704 号（704 专利）美国专利。704 专利涉及一种“点对点互联网协议”，主要与建立点对点通信链接有关。469 专利涉及一种“互联网电话应用的图形用户界面”，主要与促进计算机网络上的音频通信有关。121 专利涉及一种“使用动态

321、分配的网络协议地址的点对点计算机网络通信实用程序”，与469 专利类似，与促进计算机网络上的音频通信有关。469 专利和121 专利是704 专利的部分延续申请，这三个受到挑战的专利非常相似，并在某些情况下是重复的。请求人对专利权人的 3 项专利的多项权利要求提起了多方复审程序。专利权人辩称，请求人的多方复审应基于 35 U.S.C.315(a)(1)被驳回，因为 Hulu,LLC（Hulu）在多方复审申请提出前已经在一桩民事案件中挑战了专利权人专利的有效性。2.法律分析 根据 35 U.S.C.315(a)(1)，“如果在提交多方复审申请的日期之前，请求人或其真正利益相关方提起了挑战专利权利

322、要求有效性的民事诉讼，则多方复审不得启动”。中国(深圳)知识产权保护中心 121 专利权人认为，Hulu 曾提起了一个针对704、469 和121 专利的民事宣告判决诉讼，挑战这些专利的有效性。具体来说，专利权人认为 Hulu 曾试图介入专利权人与 LG、Toshiba 和 VIZIO 之间的民事诉讼，并在此过程中 Hulu 挑战了704 专利、469 专利和121 专利的权利要求有效性。专利权人进一步辩称，在多方复审申请提交之前，Hulu 已经在之前的民事诉讼中已经就“专利无效和非侵权”提出挑战，因此根据 35 U.S.C.315(a)(1)，Hulu 应被禁止提交多方复审申请。专利权人引用

323、了 Hulu 的声明：“Hulu 没有侵犯704 专利的任何有效权利要求”，并认为 Hulu 已经明确挑战了704 专利的权利要求有效性，因为联邦地区法院在解决 Hulu 的指控之前，必须首先确定704 专利权利要求的有效性。Hulu 辩称，其之前介入的案件中只包含非专利侵权的主张。具体来说，Hulu辩称专利权人选择性地引用了 Hulu 的介入动议，但 Hulu 的诉状中并未包含任何有关专利“无效”或“无效性”的相关词汇。Hulu 进一步辩称，PTAB 曾经裁定“寻求非专利侵权的宣告性判决的民事诉讼不属于挑战专利有效性的民事诉讼”。在 Ariosa 案中，PTAB 确定了一个之前已提起过某专利

324、的非侵权宣告判决的当事方，被允许针对同一专利提出多方复审申请。PTAB 表示，“允许当事人同时提出非专利侵权的宣告性判决诉讼和多方复审，并不构成对专利权人的骚扰”。本案中，PTAB 采纳了 Hulu 的观点。PTAB 认为，Hulu 在前诉中仅主张了非专利侵权，而未主张专利无效，因此不被视为在 35 U.S.C.315(a)(1)下提起过专利无效的民事诉讼。此外，尽管 Ariosa 案的判决不具有约束力，但 PTAB 仍肯定其对本案的具有指导意义。3.判决结果 PTAB 作出最终书面决定，确认请求人 Hulu 并不能根据 35 U.S.C.315(a)(1)而被禁止其申请多方复审。4.典型意义

325、 在本案中，PTAB 对基于 35 U.S.C.315(a)(1)所规定的禁止启动多方复审的情形进行了判定。在多方复审申请日期前若提起过针对挑战专利有效性的民事诉讼，则多方复审不得启动。但是，在之前的民事诉讼中若仅主张过非专利侵权的中国(深圳)知识产权保护中心 122 宣告性判决，则不会影响多方复审的启动。所以，为了在未来能够顺利启动多方复审，请求人在诉讼中应谨慎选择应诉策略。中国(深圳)知识产权保护中心 123 1.45 Apple Inc.v.Mullen Industries LLC,IPR2023-00149-PTAB 1.案件事实 请求人：Apple Inc.专利权人：Mullen

326、Industries LLC 审理机构：专利审查与上诉委员会（PTAB）判决结果：不进行多方复审程序 Mullen Industries LLC 持有 11,246,024 号美国专利（024 专利），该专利名为“定位手机的系统和方法以及安全措施”，要求了 2002 年 3 月 25 日提交的临时申请的优先权，于 2022 年 2 月 8 日公布。024 专利涉及远程确定一个设备的位置，更具体地说，该专利描述了允许手机用户（如请求用户或请求者）根据请求者分配的访问权定位不同用户的手机（如被请求用户）的位置的系统和方法。Apple Inc.（苹果公司）向专利审查与上诉委员会提交了一份请求书，请求

327、针对024 专利进行多方复审，并提供了 7 份专利证据，权利要求 45-78 项权利要求因不满足 35 U.S.C.103（a）（因024 专利是根据 2013 年 3 月 16 日之前的申请而发布的，故适用 AIA 之前的专利法）而无效。PTAB在考虑请求书、初步答复和证据后，认为请求人不具有胜诉的可能性，因此拒绝了请求，不进行多方复审程序。2.法律分析 美国发明法案即 AIA（America Invents Action）的主要内容之一就是 IPR 程序，该程序于 2012 年 9 月 16 日正式启用。根据美国专利法 311 条的规定，非专利权人可以就某项专利权的至少一个权利要求请求启动

328、 IPR 程序，其理由只能是不符合专利法 102 条所规定的新颖性或 103 条所规定的非显而易见性，并且只能以专利或印刷出版物组成的现有技术为基础。IPR 程序应在涉案专利授权生效后的 9 个月之后启动。然而，倘若涉及该专利的授权后复审程序（Post-Grant Review,PGR）已经开启并进行中，那么要等到 PGR 程序完结后才允许进行 IPR 程序。然而，为了防止专利侵权纠纷的拖延，针对涉案专利侵权诉讼的被告，在其收到起诉状副本后的一年内启动 IPR 程中国(深圳)知识产权保护中心 124 序。同时，美国专利法 314 条还规定了，必须确定请求书中提出的信息表明“请求人有合理的可能性

329、就申请中所质疑的至少一项权利要求获胜”，才能进行 IPR程序。就本案而言，PTAB在审查了请求人的论点和论据后，根据专利权人的反驳，认为请求人未能充分证明证据中披露了024 专利权利要求 45 所限定的主题，未能表明独立权利要求 45 在请求人提供的证据组合下根据 35 U.S.C.103（a）不可获得专利的可能性，因此决定不进行 IPR 程序。3.判决结果 请求人没有证明其就申请中所质疑的至少一项权利要求具有合理的胜诉可能性，决定不进行多方复审程序。4.典型意义 IPR 程序是根据美国发明法案（AIA）的要求而设立的，通过行政手段进行专利无效的程序，在提起 IPR 程序时，务必注意遵循一些特

330、定的规范，避免被PTAB 拒绝进行多方复审。再提起 IPR 程序，其理由只能是美国专利法 102 条的新颖性和 103 条的非显而易见性，并且只能以专利或印刷出版物所构成的现有技术为基础来。另外，请求人需要有足够的证据证明在至少一项权利要求的争议上，他们具有胜诉的可能性。中国(深圳)知识产权保护中心 125 1.46 Cuozzo Speed Technologies,LLC v.Lee,136 S.Ct.2131-Supreme Court 2016 1.案件事实 上诉人：Cuozzo Speed Technologies,LLC 被上诉人：Michelle K.LEE（美国商务部知识产权副

331、部长兼专利商标局局长）审理机构：PTAB-美国最高法院 判决结果：维持原判，进行多方复审的决定不可上诉，PTAB 适用最广泛的合理解释标准合法 Giuseppe A.Cuozzo 申请了一项关于车速表的专利，美国专利号 6,778,074（074 专利），该专利的车速表可以向驾驶员显示何时超速行驶，上诉人 Cuozzo Speed Technologies,LLC 现在拥有该专利。Garmin International,Inc.和 Garmin USA,Inc.（统称 Garmin）提交了一份请求书，寻求对074 专利的多项权利要求进行多方复审。为支持其请求，Garmin 提交了三项美国专利

332、作为现有技术，以证明权利要求 17 中描述的发明是显而易见的。虽然 Garmin 并未以同样的显而易见性理由明确质疑权利要求 10 和权利要求 14，但是，PTAB 认为“权利要求 17 依赖于权利要求 14，而权利要求 14 又依赖于权利要求 10”，因此认为 Garmin 基于相同的在先发明“隐含”了对权利要求 10 和 14 的质疑，决定审查所有三项权利要求。PTAB 审理后认为权利要求10、14 和 17 是显而易见的，最终决定无效这三项权利要求。Cuozzo 上诉至美国联邦巡回上诉法院，称专利局不恰当地进行了多方复审，至少在权利要求 10 和 14 方面是这样，因为法规要求申请书详细

333、地列出质疑的理由。另外，PTAB 在解释权利要求时，不恰当地使用了“最宽泛的合理解释”的解释标准，其应当应用法院在判断专利有效性时通常使用的标准，即应当赋予这些权利要求其“如本领域技术人员所理解的普通含义”。上诉法院驳回了这两种论点，认为 35 U.S.C.314(d)规定进行多方复审的决定不可上诉，并确认适用最广泛的合理解释标准，理由是该规定是对专利局法定授予的规则制定权的合理且合法的行使。Cuozzo 上诉至美国最高法院。中国(深圳)知识产权保护中心 126 2.法律分析 针对进行多方复审的决定是否可以上诉的问题，最高法院认为 Cuozzo 关于专利局非法启动审查的决定不可上诉。首先，根据 314(d)，是否根据本条提起当事人之间复审的决定应为最终决定，不可上诉。此外，如果将 314(d)解释为允许对专利局初步决定进行多方复审的决定进行司法审查，则有损于国会赋予该机构重新审查和修改早期